fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Problemy w rejestracji znaków towarowych takich jak smak i zapach

Adobe Stock
Właściciele marek nieustannie poszukują nowatorskich sposobów ich identyfikacji i ochrony. Dopiero pączkują pomysły w zakresie wykorzystania nowych technologii w celu przedstawienia i utrwalenia oznaczeń postrzegalnych innymi zmysłami niż wzrok czy słuch.

Praktyka dowodzi, że nadal oznaczenia typu zapach czy smak mają znikome szanse na rejestrację, jako znak towarowy.

Czytaj też:

Od 16 marca 2019 r. w Polsce obowiązuje ustawa prawo własności przemysłowej dostosowana do wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. Na gruncie ww. przepisów zniesiono wymóg graficznego przedstawienia znaku towarowego w rejestrze Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO") oraz Urzędu Patentowego RP (dalej: „UPRP"). Nowelizację unijnych przepisów umotywowano m.in. wzmocnieniem możliwości rejestracji znaków towarowych opartych na innych zmysłach niż wzrok, takich jak smak i zapach.

W prekursorskich Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje bezwzględny obowiązek przedstawiania znaków towarowych w rejestrze Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych (dalej: „USPTO") w formie graficznej i już na początku lat 90. zarejestrowano znak towarowy typu zapach, np. kwiatu plumeria dla nici do haftowania Celi Clarke z 1991 r. (US 758429).

Rejestracja niekonwencjonalnych oznaczeń w USA

Zgodnie z prawem federalnym do zgłoszenia znaku towarowego nie jest konieczne załączanie grafiki, jeśli znak składa się tylko z dźwięku, zapachu lub innej całkowicie niewidocznej materii. W przypadku tego rodzaju znaku wystarczy wskazać, że oznaczenie jest „znakiem niewizualnym" i przedstawić jego szczegółowy opis. Dla oznaczenia dźwiękowego jako typ znaku należy wybrać „znak dźwiękowy" i załączyć nagranie dźwięku w dozwolonym formacie. Tak się dzieje również w Polsce czy UE w przypadku znaków dźwiękowych.

Przykłady znaków zapachowych z USA

W 1995 r. zarejestrowano trzy znaki towarowe zapachowe: „Super Charged Strawberry", „Cherry Bomb" i „Groovy Grape" dla smarów do silników samochodowych (US 2568512, 2596156, 2463044). W 2012 r. sieć sklepów z obuwiem typu klapki japonki Flip Flop Shops zarejestrowała znak towarowy typu aromat kokosowy (US 4113191), który był rozpylany w dużym stężeniu w sklepach tej firmy.

W celu udowodnienia zdolności odróżniającej tego oznaczenia do zgłoszenia załączono setkę wydruków ze stron internetowych i komunikatów prasowych, w których wskazano, że zapach był kluczową częścią tej marki. W jednym z artykułów odnotowano, iż „Zbliżając się z odległości 15 stóp zapach kokosowego olejku do opalania i muzyka inspirowana aktywnym trybem życia zaczynają łaskotać zmysły i wzbudzać palce potencjalnych klientów".

Firmie farmaceutycznej Hisamitsu Pharmaceutical Co., udało się zarejestrować znak typu zapach miętowy (US 3589348) dla leczniczych plastrów do łagodzenia bólów mięśni i stawów. Spółka Eddy Finn Ukulele Co. zarejestrowała znak typu zapach pina colada dla sprzedawanych przez nią modeli ukulele (US 4144511). Spółka Hasbro zarejestrowała znak towarowy typu zapach „ciastoliny" Play – Doh dla zabawek do modelowania:

Zarejestrowano także znak towarowy typu zapach róży dla usług reklamowych i marketingowych (US 3849102). We wszystkich ww. przypadkach zrezygnowano z przedstawienia graficznego. Jednak mimo zaawansowanego postępu technologicznego i prawnego w USA do tej pory nie zarejestrowano żadnego znaku towarowego typu smak.

Z praktyki europejskiej

W EUIPO tylko raz zarejestrowano znak towarowy typu zapach, tj. świeżo skoszonej trawy przeznaczony do oznaczania piłek tenisowych, którego ochrona wygasła w 2006 r (EUTM 000428870).

Aktualnie w Brytyjskim Urzędzie Patentowym zarejestrowany jest tylko jeden znak towarowy typu zapach dla lotek do rzutek.

WYTYCZNE UNIJNE

Dotychczasowe ugruntowane unijne orzecznictwo stoi na stanowisku, że sposób przedstawienia znaku towarowego musi spełnić tzw. test Sieckmanna i być łącznie: jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny (Orzeczenie TSUE z 12 grudnia 2002 r., C-273/00). TSUE uznał, że zwykły opis zapachu „cynamonianu metylu", wskazanie jego wzoru chemicznego oraz złożenie próbki tego zapachu nie wystarczy dla rejestracji znaku towarowego typu zapach, jeśli nie spełnia ww. kryteriów. Stanowisko to podtrzymał TSUE w swoich kolejnych orzeczeniach, np. w sprawie rejestracji znaku towarowego zapachowego na podstawie pisemnego opisu: „zapach dojrzałej truskawki" i grafiki truskawki: (Źródło: http://curia.europa.eu) przeznaczony m.in. dla środków wybielających i kosmetyków (wyrok TSUE z 27 października 2005 r. T-305/04). Podkreślić należy, że ww. orzeczenia zostały wydane na gruncie unijnych przepisów sprzed nowelizacji, kiedy to obowiązywał wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego.

Mimo, że ani w UE, ani w Polsce nie obowiązuje precedens, to ww. orzeczenie Sieckmanna stanowi niekwestionowany dotychczas prejudykat w krajach członkowskich UE.

Znamienny jest również fakt, iż powyższe siedem kryteriów, choć początkowo dotyczyły spełnienia wymogu graficznej przedstawialności, który przecież został obecnie zniesiony, zostało włączone do preambuły do zarówno Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (pkt 10), jak i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (pkt 13). Także zgodnie z art. 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. określającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431: „Znak towarowy przedstawia się w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, tak aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej jego właścicielowi".

Jak przedstawia się w rejestrach

Zgodnie z art. 120 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017.776) znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Niekwestionowana jest też możliwość przeszukania rejestru znaków towarowych przez podmioty trzecie, która jest podyktowana interesem publicznym i wszystkich innych odbiorców. Zgodnie z polskimi przepisami „Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. Urząd Patentowy prowadzi: rejestr znaków towarowych. Rejestry są jawne. O udzielonych (...) prawach ochronnych ogłasza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". „Rejestry prowadzone są w formie ksiąg rejestrowych lub w postaci elektronicznej. W celu określenia znaku towarowego w rejestrze wpisuje się znak lub zamieszcza odbitkę znaku oraz (...), jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji znaku, jego rodzaj. Jeśli nie ma technicznych możliwości wglądu do rejestrów poza siedzibą Urzędu Patentowego, Urząd umożliwia wgląd do rejestrów w swojej siedzibie."

Natomiast w przypadku unijnych rejestracji: „Urząd zobowiązany jest – oprócz prowadzenia rejestru – do zbierania i przechowania w elektronicznej bazie danych wszystkich danych dostarczonych przez zgłaszających lub inne strony postępowania. Wgląd do akt odbywa się w siedzibie Urzędu. Dyrektor wykonawczy określa formę, w jakiej te akta są przechowywane. Znak towarowy przedstawia się w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, (...)". Jednak na chwilę obecną, według art. 3 ust. 9 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. „Złożenie próbki lub egzemplarza nie stanowi właściwego przedstawienia znaku towarowego."

Źródła prawa:

1. art. 3(b) i nast. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

2. art. 51, art. 111 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

3. art. 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. określającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431

4. art. 120 i nast.; art. 153, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776)

5. § 1, § 4, § 22 i 37 Rozporządzenia Prezesa RM z 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.115)

Zdaniem autorów

Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Basałaj, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Opierając się na kryteriach Sieckmanna Urząd Patentowy RP opublikował „Wytyczne dotyczące niekonwencjonalnych znaków towarowych": „(...) Należy zauważyć, że na znaki zapachowe lub smakowe nie udziela się obecnie ochrony. Jest to spowodowane tym, że reprezentacja musi być jasna, precyzyjna, samodzielna, łatwo dostępna, zrozumiała, a obecny stan technologii nie pozwala na takie przedstawienie tych oznaczeń. Zgodnie z orzecznictwem unijnym nie uznaje się również przedłożenia próbek za odpowiednią reprezentację."

Wydaje się, że w świetle zmienionych w liberalnym duchu regulacji prawnych dotychczasowe wytyczne, zwłaszcza w stosunku do znaków graficznie nieprzedstawialnych, postrzegalnych zmysłem węchu czy smaku, powinny być stopniowo łagodzone. Zwłaszcza, że smak czy zapach jest czymś nieskończenie subiektywnym i trudnym do opisania. Jednak na gruncie nowych przepisów nie zdążyły się jeszcze ukształtować praktyki czy orzecznictwo będące wskazówkami dla przedsiębiorców, w jaki sposób skutecznie zapachowe i smakowe oznaczenia przedstawiać w zgłoszeniu znaku towarowego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA