Warto uważać na naruszenia prawa znaków towarowych

Przedsiębiorcy powinni mieć niezbędną kompleksową wiedzę dotyczącą nie tylko ochrony własnego znaku, ale też naruszenia cudzego prawa do znaku. W marcu 2019 polski ustawodawca dostosował polskie przepisy dotyczące znaków towarowych do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.

Czym jest znak towarowy i kogo chroni

Do tej pory, zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej, znak towarowy musiał być przedstawiony w formie graficznej. Natomiast na gruncie obecnych przepisów znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być również wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Czytaj także: Odpowiedzialność pośredników za naruszenie znaku towarowego

Dzięki nowelizacji przedsiębiorcy mają szerszy wybór w kreowaniu znaków towarowych. Łatwiej niż dotychczas będzie można zarejestrować niekonwencjonalne znaki towarowe jak dźwięk, kolor czy hologram. Do tej pory rejestracja takich znaków była utrudniona, chociaż nie niemożliwa. Skutecznie udało się zarejestrować znak towarowy w postaci hejnału mariackiego – melodii granej z wieży krakowskiego kościoła. Dźwiękowe znaki towarowe do czasu nowelizacji przedstawiane, były w formie zapisu nutowego, połączenia nut i tekstu czy mapy cieplnej. Obecnie będzie można zarejestrować znaki towarowe, dla których powyższe formy określenia dźwięku nie okażą się wystarczające – wystarczy przedstawić znak towarowy w formie pliku MP3.

Katalog oznaczeń, które podlegają rejestracji jako znaki towarowe nie jest zamknięty. Najbardziej rozpowszechnionymi znakami towarowych należą znaki słowne, graficzne oraz słowno-graficzne. Takim przykładem są loga producentów odzieży, umieszczane na ubraniach, metkach czy witrynach sklepowych.

Ile ochrony

Ochrona znaków towarowych przez przedsiębiorców uznawana za niezbędną w prowadzeniu działalności na skalę ogólnokrajową czy europejską, nie tylko zabezpiecza interesy firm, ale również i konsumentów. Konsumenci otrzymują gwarancję, iż towary oznaczone danym znakiem zostały wytworzone przez konkretnego producenta, którego towary można odróżnić od towarów wytwarzanych przez konkurencję. W takiej sytuacji znak towarowy ułatwia konsumentom nabywanie towarów o oczekiwanej przez nich jakości oraz pożądanych cechach. Przedsiębiorcy korzystają natomiast ze znaków towarowych może być stosowany w celach reklamowych lub informacyjnych danego produktu.

Po pierwsze rejestracja

Chociaż oznaczenia umożliwiające identyfikację towarów przedsiębiorcy co do zasady mogą funkcjonować bez podjęcia przez zainteresowane podmioty działań prawnych, to w praktyce ważne jest uzyskanie tzw. prawa ochronnego i rejestracja znaku towarowego poprzez dokonanie wpisu do stosownych rejestrów. Po rejestracji prawo do korzystania z danego oznaczenia – znaku towarowego przysługuje jedynie podmiotowi rejestrującemu znak, a oznaczenie to uzyskuje szeroką ochronę w obrocie gospodarczym.

Przed rejestracją znaku ochronnego niezbędne jest sprawdzenie, czy dane oznaczenie może stanowić znak towarowy. Kwestią podstawową, ale często bardzo trudną do określenia na pierwszy rzut oka, jest weryfikacja zdolności odróżnienia w obrocie. Urząd Patentowy bada, czy oznaczenie wskazuje pochodzenie towaru lub usługi, co określane jest jako abstrakcyjna zdolność odróżniająca. Przykładowo określenie, czy symbol jabłka ma abstrakcyjną zdolność odróżniającą i w związku z tym może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, wymaga odniesienia do konkretnych towarów i usług, które firmuje oznaczenie. Znak graficzny w postaci jabłka może mieć zdolność odróżniającą dla laptopów lub smartfonów, ale nie dla usług sprzedaży jabłek. Sprawdzane są również cechy znaku: zmysłowa postrzegalność, samodzielność i jednolitość względem towaru. Ponadto należy sprawdzić, czy identyczny lub podobny znak nie jest już zarejestrowany, korzystając na przykład z baz znaków towarowych Register Plus i TMview.

Prawo ochronne na znak towarowy, którego udziela Urząd Patentowy RP, jest skuteczne wyłącznie na terytorium Polski. Podmioty zainteresowane ochroną na terytorium innych państw mogą dokonać zgłoszenia w urzędzie właściwym ds. własności przemysłowej w państwie, w którym chcą korzystać z dodatkowej ochrony, lub też zarejestrować znak towarowy w systemie regionalnym lub międzynarodowym. Podmiot odpowiednio powinien dokonać zgłoszenia we właściwym urzędzie regionalnym, np. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante czy Afrykańskiej Organizacji Własności Przemysłowej (ARIPO) lub też dokonać zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Rejestracja w WIPO zapewnia najszerszą ochronę terytorialną znaku towarowego. Rejestracja znaku towarowego jest możliwa w ponad setce państw, które są stronami Porozumienia Madryckiego lub Protokołu do Porozumienia. Po rejestracji międzynarodowej, znakowi towarowemu w poszczególnym państwie przysługuje taki sam poziom ochrony, jakby znak towarowy został bezpośrednio zarejestrowany w danym państwie członkowskim.

Kiedy rejestracja jest niemożliwa

Ustawodawca przewidział bezwzględne przesłanki, które prowadzą do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Odmowa ma miejsce m.in., gdy oznaczenie składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (np. makaron, herbata). Ponadto niedopuszczalne jest posługiwanie się oznaczeniami rodzajowymi lub opisowymi, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności: rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. W związku z tym niedopuszczalne jest zastrzeżenie słownego znaku towarowego, który składa się jedynie ze słów „auto" czy „najlepsze auto".

Nie jest również możliwe zarejestrowanie bez zgody właściwego organu państwa znaku zawierającego symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn).

Wyłączeniu rejestracji podlega też oznaczenie, które może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru, czy sprzeczne z porządkiem publicznym. Niemożliwe jest również zastrzeżenie znaku towarowego, który zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Dlatego też np. próby rejestracji znaków towarowych zawierających symbol Polski Walczącej spotykają się z odmową Urzędu Patentowego RP.

Pełną listę przesłanek prowadzących do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy można znaleźć w ustawie prawo własności przemysłowej.

Jak to jest w praktyce

Co prawda w procedurze krajowej prawo do znaku towarowego jest skuteczne od daty dokonania zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym, to realnie powstaje w chwili wydania pisemnej decyzji o udzieleniu takiego prawa ochronnego. Podmiot, który zgłosił znak towarowy do Urzędu Patentowego musi poczekać kilka miesięcy na wydanie decyzji, więc w momencie oczekiwania na decyzję nie ma pewności, czy taką ochronę uzyska.

Pierwszy okres ochrony po rejestracji znaku trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużany przed jego upłynięciem lub krótko po upływie tego okresu na kolejne 10-letnie okresy (podobnie jest w procedurze unijnej). Na potwierdzenie rejestracji znaku urząd wydaje świadectwo ochronne.

Jak wskazałam wyżej, ochrona znaku towarowego przysługuje jedynie na terytorium, na którym jej żądano i w zależności od wykorzystanej procedury. Jeżeli przedsiębiorca zarejestruje znak towarowy w procedurze krajowej, ochrona będzie obowiązywała jedynie w Polsce, nie zaś na terenie całej Unii Europejskiej.

Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy, przedsiębiorca nabywa prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy.

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu towarów objętych prawem ochronnym, oferowaniu lub świadczeniu usług pod znakiem towarowym. Podmiot, który zdobył prawo do wyłącznego używania znaku towarowego, może posługiwać się tym znakiem w celu reklamy oraz oferować i wprowadzać towary objęte prawem ochronnym do obrotu, importu lub eksportu.

Jakie roszczenia

Podmiotom, których prawa ochronne na znak towarowy zostały naruszone, przysługują roszczenia o:

- zaniechanie naruszenia, które polega na zakazaniu dalszego używania cudzego znaku towarowego,

- wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści albo

- naprawienie szkody alternatywnie na zasadach ogólnych prawa cywilnego albo żądanie zapłaty wynagrodzenia lub zapłaty kwoty pieniężnej, która przysługiwałaby za opłatę licencyjną.

Ponadto we wspomnianej nowelizacji ustawodawca przyznał uprawnionemu z prawa ochronnego prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarów, w ramach działalności gospodarczej, na terytorium Polski, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu. Dzieje się tak w przypadku, gdy towary lub ich opakowania pochodzą z państw trzecich i są opatrzone, identycznym do posiadanego przez uprawnionego znaku towarowego lub którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od tego znaku towarowego.

Nowe przepisy wprowadzają dodatkową ochronę dla opakowań, etykiet, metek, elementów produktu, jego zabezpieczenia lub weryfikacji autentyczności, na których umieszczony jest znak towarowy, a które mogłyby być użyte w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego.

Zdaniem autora

Agata Wysoczyńska, radca prawny, BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy Sp.k.

Warto też wiedzieć, jak to jest ze znakami towarowymi znanych firm. Tak więc szczególnej ochronie podlegają tzw. renomowane znaki towarowe. Jak wskazał Sąd Najwyższy, renomowanym znakiem towarowym jest znak znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, ponadto jest kojarzony z produktami lub usługami o wysokiej jakości wykonania, co przekłada się na dużą wartość reklamową. Przykładem takich znaków towarowych są Google, Adidas, Samsung czy Louis Vuitton. Co ważne renomowany znak towarowy jest chroniony również w przypadku, gdy inny podmiot używa tego znaku towarowego (lub podobnego) w zakresie towarów lub usług niepodobnych. Przykładowo, producent żywności celem zwiększenia grona konsumentów nie może nazwać produkowanego przez siebie batonika Mercedes, mimo iż prawo ochronne na znak towarowy Porsche nie obejmuje produktów spożywczych.

Przypadkiem naruszenia renomowanego znaku towarowego było naruszenie znaku towarowego należącego do McDonald's International Property Co. przez spółkę Future Enterprises Pte Ltd., która w 2008 r. zgłosiła unijny znak towarowy MacCoffee. Znak ten został zarejestrowany w 2010 r., jednak po rejestracji McDonald's złożył wniosek o unieważnienie takiego znaku towarowego wskazując, że wcześniej zarejestrował serię produktów o podobnym oznaczeniu, np. McFISH, McMUFFIN, BIG MAC oraz McDonald's. Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO unieważniła prawa do znaku MacCoffee, zaś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 5 lipca 2016 r. podtrzymał tę decyzję, wskazując, że znaki są do siebie podobne konceptualnie oraz fonetycznie. Znak towarowy MacCoffee w ocenie sądu mógł korzystać z atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać wysiłek marketingowy włożony przez McDonald's w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.

Jednakże posiadanie renomowanego znaku towarowego nie daje firmom nieograniczonej ochrony. 19 czerwca 2019 r. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę producenta odzieży Adidas AG i utrzymał w mocy unieważnienie graficznego znaku towarowego, słynnych „trzech pasków" charakterystycznych dla spółki Adidas.

Znak miał być przeznaczony do oznaczania odzieży, obuwia i nakryć głowy. W ocenie sądu spółka Adidas nie wykazała dostatecznie, iż znak towarowy był używany

na całym obszarze Unii Europejskiej i że na całym obszarze w następstwie używania osiągnął charakter odróżniający. Sąd uznał, iż spółka przedstawiła istotne

dowody dla 5 z 28 członków Unii Europejskie. Adidasowi przysługuje prawo do odwołania się od tego orzeczenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.