Firma

Jak przedsiębiorca może bronić się przed naruszeniami jego znaku towarowego

123RF
Szybkie i skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom znaku towarowego oraz powstrzymanie dalszych takich działań, ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów procesu.

Postępowanie sądowe może trwać długo, a podmioty uprawnione do znaków towarowych nierzadko muszą czekać wiele lat na prawomocne rozstrzygnięcie sporu. Tymczasem kontynuowanie naruszenia szkodzi marce i zazwyczaj z każdym dniem zwiększa rozmiar ponoszonej przez firmę szkody. Przede wszystkim warto rozważyć złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia dochodzonych roszczeń. Ważne jest jednak, aby po uzyskaniu zabezpieczenia naruszyciel rzeczywiście zastosował się do postanowienia sądu w sprawie zabezpieczenia, bez konieczności korzystania z drogi postępowania egzekucyjnego, co w określonych okolicznościach może być mało praktycznym rozwiązaniem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia praw do znaku towarowego polega na nakazaniu sprawcy powstrzymania się od działań naruszających prawa do znaku.

Czytaj także: Znak towarowy - co wpływa na jego wartość

Suma przymusowa

Jednym z możliwych rozwiązań jest zagrożenie naruszycielowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia. Bardzo często bowiem udzielane zabezpieczenie polega na uregulowaniu stosunków na czas trwania postępowania poprzez zakazanie naruszycielowi podejmowania działań, które wkraczają w sferę wyłączności zastrzeżonej dla podmiotu, któremu przysługują prawa ochronne do znaku towarowego. W praktyce może to przybrać formę zakazu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu czy też eksportu towarów oznaczonych identycznym lub podobnym znakiem towarowym. Wówczas zgodnie z art. 7562 § 1 k.p.c. sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. Wspomniana suma pieniężna jest więc formą grzywny za nieprzestrzeganie udzielonego zabezpieczenia, jednakże z jedną zasadniczą różnicą: kwota ta jest płacona bezpośrednio na rzecz uprawnionego do znaku towarowego. Omawiany środek prawny został wprowadzony nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która obowiązuje od 2012 roku.

Jedną z głównych zalet tej instytucji jest to, że zagrożenie sumą przymusową następuje na bardzo wczesnym etapie postępowania zabezpieczającego, stanowi bowiem element wydawanego przez sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Jeśli więc suma przymusowa jest wystarczająco przekonywująca (co w praktyce oznacza, że powinna ona być dostatecznie wysoka), istnieje duże prawdopodobieństwo, że naruszyciel rzeczywiście zastosuje się dobrowolnie do obowiązków wynikających z udzielonego zabezpieczenia.

Wniosek uprawnionego

Przepisy prawa nie przewidują żadnych szczególnych wymogów, które muszą zostać spełnione, aby sąd mógł zastosować zagrożenie sumą przymusową, w związku z czym decyzja w tym zakresie zależy od uznania sądu. Jedynym wymaganiem formalnym jest wniosek uprawnionego do znaku towarowego, tzn. składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia uprawniony powinien wyraźnie zwrócić się do sądu o zastosowanie sumy przymusowej.

W praktyce jednak, niewątpliwie wskazane jest wyjaśnienie potrzeby zastosowania sumy przymusowej i przekonanie sądu do zasadności tego środka w okolicznościach danej sprawy. Na podstawie ostatnich orzeczeń sądowych można wnioskować, że takie uzasadnienie powinno odnosić się do ryzyka kontynuowania naruszenia pomimo udzielonego zabezpieczenia czy też pilnej potrzeby szybkiego zakończenia stanu naruszenia.

Kontrowersje w praktyce

Stosowanie sumy przymusowej w praktyce może jednak powodować pewne problemy.

? Wysokość sumy przymusowej

Uprawiony do znaku towarowego powinien określić kwotę sumy przymusowej, przy czym - co interesujące - teoretycznie nie obowiązują w tym zakresie jakiekolwiek limity. Sąd jednak nie może nakazać zapłaty sumy przymusowej, która przewyższa kwotę określoną przez uprawnionego do znaku towarowego, może jednak zdecydować o zastosowaniu niższej kwoty i jest to dość częsta praktyka.

W praktyce jednak kwoty sum przymusowych są bardzo często zbyt niskie, aby mogły realizować ich podstawowy cel, tj. spowodowanie, aby naruszyciel zastosował się do udzielonego zabezpieczenia bez konieczności wszczynania egzekucji. Innymi słowy, mogą zdarzyć się i takie sytuacje, w których naruszycielowi bardziej się będzie opłacało zapłacenie sumy przymusowej i równoczesne kontynuowanie naruszenia jako rozwiązanie korzystniejsze z gospodarczego punktu widzenia.

? Jaka metoda obliczania

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie określają sposobu obliczania sumy przymusowej. Zazwyczaj sąd określa sumę przymusową jako kwotę płatną za każdy dzień, w którym naruszający nie stosował się do zabezpieczenia, uwzględniając przy tym rodzaj, rozmiar i zasięg działalności prowadzonej przez naruszającego. Alternatywnie sąd może zagrozić naruszycielowi zapłatą określonej kwoty za każdy przypadek takiego naruszenia (rozumianego w tym kontekście np. jako każdy produkt wprowadzony na rynek, który narusza prawa do znaku towarowego). W praktyce jednak to pierwsze rozwiązanie, tj. suma przymusowa płatna za każdy dzień niezastosowania się do obowiązków wynikających z udzielonego zabezpieczenia jest bardziej powszechne.

Co istotne, pomimo że zapłata sumy przymusowej dokonywana jest na rzecz uprawnionego, suma przymusowa nie służy naprawieniu szkody wynikającej z naruszenia znaku towarowego, lecz ma na celu zapewnienie wykonania nakazu zabezpieczającego. W tym kontekście zakres i rodzaj szkody poniesionej w wyniku naruszenia znaku towarowego ma raczej drugorzędne znaczenie.

? Jak jest co do prawa do informacji

Oczywistą wadą omawianego środka jest to, że obecnie nie można go wykorzystać w odniesieniu do zapewnienia egzekwowania prawa do informacji wynikającego z art. 8 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, który został implementowany do polskiego porządku prawnego m.in. w art. 2861 ustawy z 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej, chociaż byłoby to rozwiązanie jak najbardziej uzasadnione i logiczne. Uzyskanie informacji o zakresie dokonanego naruszenia (np. ilości sprzedanych towarów, które naruszały prawa do znaku towarowego) ma absolutnie kluczowe znaczenie dla praktycznej realizacji prawnej ochrony znaku towarowego. Oczywiście postanowienie sądu nakazujące udzielenie podmiotowi uprawionemu określonych informacji może zostać wykonane w ramach postępowania egzekucyjnego, tym niemniej możliwość zastosowania sumy przymusowej w odniesieniu do roszczeń informacyjnych stanowiłoby istotne ułatwienie o charakterze proceduralnym efektywnie zwiększającym poziom ochrony praw własności intelektualnej w praktyce.

? Co ze zwrotem dokonanych płatności

Co się stanie, jeśli ostatecznie podmiot uprawiony do znaku towarowego przegra spór sądowy lub zajdą inne okoliczności skutkujące upadkiem zabezpieczenia? Czy kwoty zapłacone tytułem sumy przymusowej powinny wówczas zostać zwrócone przez uprawnionego?

Co do zasady uprawiony do znaku towarowego powinien naprawić szkody wynikłe z wykonania udzielonego zabezpieczenia, jednakże suma przymusowa nie jest częścią samego zabezpieczenia, lecz raczej środkiem prawnym zmierzającym do zapewnienia, aby zabezpieczenie rzeczywiście zostało wykonane. Do treści postanowienia w sprawie zabezpieczenia powinni się przecież zastosować wszyscy adresaci takiego rozstrzygnięcia, niezależnie od ostatecznego wyniku postępowania sądowego, a każdy kto decyduje się na nieprzestrzeganie związanych z tym obowiązków podejmuje ryzyko poniesienia wynikających z tego kosztów. Taki argument wskazywałby, że zapłacona suma przymusowa nie powinna podlegać zwrotowi. Kwestia ta jest jednak kontrowersyjna i nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, przy czym warto zauważyć, że niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, że można dochodzić zwrotu zapłaconej sumy przymusowej na podstawie ogólnych przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia. ?

Przemysław Walasek LL.M., adwokat, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Suma przymusowa może być skutecznym sposobem zapewnienia faktycznego wykonania zabezpieczenia, a tym samym zagwarantowania jednego z głównych celów większości spraw sądowych dotyczących naruszenia znaków towarowych czy też innych praw własności przemysłowej, tj. powstrzymania naruszenia. Może to mieć decydujące znaczenie dla dalszego postępowania, łącznie z jego definitywnym rozstrzygnięciem, dlatego też na etapie składania wniosku o udzielenie zabezpieczenia każdy uprawniony powinien rozważyć potencjalne zastosowanie sumy przymusowej. W związku z tym nic dziwnego, że mimo pewnych kontrowersji i stosunkowo niewielkiej liczby rozstrzygnięć sądowych, w których stosuje się instytucję sumy przymusowej, środek ten zyskuje na popularności. ?

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL