Chwytliwy znak towarowy może być pułapką

Im bardziej innowacyjny produkt na rynku, tym mniejsza może być jego ochrona - mówi radca prawny i rzecznik patentowy dr Wojciech Gierszewski.

Publikacja: 16.02.2023 03:00

Chwytliwy znak towarowy może być pułapką

Foto: Adobe Stock

InPost walczy, by jego „paczkomat” nie był odmieniany przez przypadki, bo chce chronić swój znak towarowy. Jak pan ocenia to działanie?

Myślę, że Inpost robi to, co z jego perspektywy wydaje mu się uzasadnione prawnie i biznesowo. Póki co spółka jest uprawniona do znaku towarowego, chociaż uważam, że Urząd Patentowy nie powinien był go udzielać, bo jest to sprzeczne z uznaną metodologią oceny oznaczeń pod kątem ich opisowości, a więc wskazywania na cechy towarów/usług. Znak, o który toczy się walka, ma charakter słowny, a więc nie ma żadnych innych elementów (np. grafiki) podlegających ocenie.

Chodzi o to, że znak będący połączeniem dwóch słów, jest za bardzo „wprost”?

Chodzi o to, czy to połączenie słów jest wprost odczytywalne dla odbiorców. Czy stworzone słowo wychodzi poza coś więcej niż proste połączenie opisowych elementów. Znak towarowy musi posiadać samoistność pojęciową względem towaru/usługi. Nie może wskazywać na ich cechy czy właściwości.

Co to oznacza w praktyce?

W sprawie InPostu oznacza to, że proste zestawienie słów „paczka” i „_mat” pochodzącego od słowa automat, wprost informuje o cechach towaru, jakim jest m.in. „urządzenie do sortowania i wydawania paczek”. Chyba trudno przekonywać, że osoba stykająca się z tą nazwą zrozumie ją inaczej, prawda? Dla jasności, nie ma problemu, żeby słowo, które ma jakieś znaczenie było znakiem towarowym, ale tylko, jeśli to znaczenie nie dotyczy cech towarów, czyli „apple” dla komputerów – jak najbardziej, ale nie dla usług sprzedaży owoców.

Jaki jest cel tej zasady?

Chodzi o zapewnienie swobody komunikacji handlowej. Dlatego Urząd Patentowy badając oznaczenie, musi myśleć przyszłościowo, tzn. nie może patrzeć tylko na to, czy oznaczenie jest aktualnie używane jeszcze przez kogoś na rynku, ale czy oceniając rozsądnie, powinno się je pozostawić wolnym, bo w przyszłości może być przydatne dla innych uczestników rynku. Można powiedzieć, że cała ta sprawa jest dokładną ilustracją tej zasady.

Czyli spółka, która wymyśli chwytliwą nazwę, może paść ofiarą własnego sukcesu?

Tak, jak najbardziej, i zwykle tak właśnie bywa. Przedsiębiorca wprowadza na rynek nowy innowacyjny towar i po jakimś czasie, jego nazwa się tak upowszechnia, że staje się nazwą rodzajową i zaczyna funkcjonować jako określenie towaru. Znane przykłady z rynku amerykańskiego dotyczą np. oznaczeń: Xerox czy Aspirin. Jest tylko jedno „ale” – zwykle oznaczenie te początkowo są oznaczeniami fantazyjnymi. Wiadomo też, że przedsiębiorca ma ograniczoną kontrolę nad tym, jak nazwa funkcjonuje w obrocie i w języku, dlatego przyjmuje się, że dopóki „broni znaku” i podejmuje działania w celu zapobieżenia degeneracji, to znak - w sensie prawnym - je nie ulegnie. Stąd też np. znak towarowy „adidas” nadal jest znakiem, pomimo tego, że wszyscy nosimy adidasy. Wydaje mi się, że taki też cel przyświeca działaniom Inpostu.

Czytaj więcej

Paczkomat – czy Inpost utrzyma monopol na tę nazwę

Spółka jest w sporze z Pocztą Polską, która stworzyła własne automaty paczkowe. Jakie znaczenie ma ta sprawa?

W sprawie tej Urząd Patentowy musi rozstrzygnąć, czy znak w momencie zgłoszenia posiadał zdolność odróżniającą, a więc nie był opisowy. Sprawa po wyroku NSA z marca 2022 r. cofnięta została do początkowego etapu, czyli Urząd Patentowy będzie rozpatrywał ją jeszcze raz. Jeśli uznana zostanie opisowość oznaczenia i rozstrzygnięcie, to się utrzyma w toku odwoławczym, sprawa będzie rozstrzygnięta, co do zasady. Inpost straci prawo do znaku słownego i teoretycznie znak będzie „wolny”. Jest jednak małe „ale”… W połowie ubiegłego roku Inpost zgłosił do ochrony tym razem unijnej: 3 słowno-graficzne znaki towarowe Paczkomat, i pod koniec roku uzyskał ochronę. Wydaje się więc, że zabezpiecza się na wypadek przegranej. Czy to skuteczne działanie? To temat na inną dyskusję.

A jeśli Urząd uzna, że znak nie jest opisowy?

Wtedy otworzy się możliwość stwierdzenia wygaśnięcia znaku z uwagi na jego degenerację, o której mówiliśmy wyżej, choć postępowanie takie z uwagi na działania Inpostu podejmowane w „obronie” znaku może zakończyć się dla niego wygraną.

A co jeśli Inpost zdecydowałaby się na pozwanie podmiotu używającego jego znaku?

To zależy, o jakim używaniu mówimy, ale żeby nie komplikować, powiem tylko, że sąd powszechny – w oderwaniu od postępowania przed Urzędem Patentowym – może samodzielnie ocenić, czy znak ma zdolność odróżniającą i jej odmówić. W związku z czym, nawet jeśli spółka obroni się przed Urzędem, może posiadać tylko blankietowe prawo, którego nie będzie w stanie wyegzekwować. Nie mam wiedzy, aby Inpost pozywał kogoś o naruszenie prawa do znaku towarowego, wiem natomiast, że składał pozwy w trybie sprostowania prasowego – za posługiwanie się w artykułach określeniem „paczkomat” jako oznaczeniem rodzajowym, z tego co wiem, bez sukcesu.

Zatem czy InPost powinien lepiej przygotować się do wprowadzenia znaku na rynek?

Nie znam motywacji biznesowej Inpostu. Z własnego doświadczenia wiem, że klienci czasem wbrew ocenie prawnej podejmują własne i ryzykowne decyzje. Ja bym na pewno odradzał wybór takiego oznaczenia. Cała ta sytuacja stanowi zresztą świetną lekcję dla przedsiębiorców wchodzących na rynek z nowymi produktami. Często ci, którzy zwracają się do mnie o poradę – nawet bez intencji zablokowania konkurencji – chcą rejestrować oznaczenia opisowe, bo są one chwytliwe i skracają drogę komunikacji z klientem. Taki wybór, nawet w przypadku udanej rejestracji, może być po wielu latach źródłem problemów.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność