Sprawa jest o tyle istotna, że może mieć charakter przełomowy i wyznaczać kierunek dla dziesiątków innych znaków towarowych zgłaszanych, a często już zarejestrowanych, które zostały utworzone w podobny sposób (np. listomat, lodówkomat, chłodniomat itp.). Wydaje się, że dobie „automatyzacji” wielu przedmiotów i czynności trend na rejestrację podobnych oznaczeń będzie się nasilał. Tak więc, rozstrzygnięcie przez Urząd Patentowy (do którego wróciła sprawa po komentowanym wyroku) czy nazwa „paczkomat” miała charakter opisowy wobec zgłoszonych towarów i usług może mieć kluczowe znaczenie dla innych podobnych rejestracji.

Trochę historii

W 2009 r. spółka Integer S.A. złożyła w Urzędzie Patentowym wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego „paczkomat” (obecnie znak należy do spółki Inpost Paczkomaty Sp. z o.o.). Znak został zarejestrowany m.in. dla towarów w postaci: metalowych skrzynek, pojemników i kontenerów służących do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, a także automatycznych urządzeń i ich części służących do sortowania i wydawania paczek i przesyłek.

W 2015 r. Poczta Polska złożyła wniosek o unieważnienie tego znaku ze względu na brak dystynktywności. Głównym argumentem Poczty było twierdzenie, iż nazwy tej używali dla tego typu urządzeń również inni przedsiębiorcy.

Istota sporu

Istota sporu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy określenie „paczkomat” w momencie zgłoszenia znaku do rejestracji miało charakter fantazyjny i tym samym nadawało się do odróżniania urządzeń do wydawania i nadawania paczek, czy też była to nazwa rodzajowa bezpośrednio wskazująca na funkcje tych urządzeń.

Czytaj więcej

Rewolucja InPostu trwa w najlepsze. Drogie paliwo uskrzydli „paczkomaty”

Gdybyśmy oceniali to oznaczenie z perspektywy dnia dzisiejszego nikt nie miałby raczej wątpliwości, że jest to nazwa rodzajowa. Przeciętny konsument obecnie doskonale wie czym są i do czego służą paczkomaty i nie zna innej nazwy dla tego rodzaju urządzeń. Warto jednak zwrócić uwagę, że Urząd Patentowy – rozstrzygając ów spór - miał (i będzie miał ponownie) znacznie trudniejsze zadanie. Musiał bowiem dokonać oceny sytuacji z punktu widzenia 2009 r., kiedy to sporny znak został zgłoszony do rejestracji.

Problem pośrednio dotyczy również jednego z najciekawszych zagadnień prawa znaków towarowych, a mianowicie pojęcia tzw. degeneracji znaków towarowych. W skrócie jest to proces polegający na tym, że dane oznaczenie staje się niejako „ofiarą swojego sukcesu i popularności”. Historia prawa znaków towarowych zna bardzo wiele takich przypadków. Zapewne mało kto wie, że takie nazwy jak trampolina, rower, jacuzzi, termos, czy gramofon były kiedyś znakami towarowymi, co oznaczało, że nazw tych mogły używać w obrocie tylko określone podmioty (ich właściciele).

Wracając jednak do sporu o „paczkomat”, Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie złożony przez Pocztę Polską. Głównym powodem oddalenia wniosku był fakt, że z materiałów dowodowych zgromadzonych w sprawie nie wynikało, aby w dacie zgłoszenia sporne oznaczenie było gdziekolwiek zdefiniowane w słownikach, czy też funkcjonowało w obrocie.

Decyzja została zaskarżona do WSA, który wyrokiem z 5 grudnia 2017 r. uchylił decyzję UP. WSA wytknął Urzędowi przede wszystkim to, że nie odniósł się on do części argumentacji podnoszonej przez Pocztę Polską w trakcie postępowania przed Urzędem dot. m.in. faktu zgłoszenia przez właściciela znaku „paczkomat” wniosków o rejestrację wzoru użytkowego pt. "paczkomat", wzoru przemysłowego pt. "paczkomat" oraz wynalazku "paczkomat modułowy". Co do zasady, używanie w tytule wynalazku czy wzoru użytkowego nazwy fantazyjnej, handlowej czy nazwy własnej jest niedopuszczalne. Tak więc, skoro sam właściciel odnosił ją bezpośrednio do funkcji technicznej pełnionej przez dany przedmiot, to pośrednio przyznał, iż miała ona charakter nazwy rodzajowej.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Wyrok WSA został tym razem zaskarżony przez właściciela znaku „paczkomat”, ale NSA podzielił stanowisko WSA i wyrokiem z 22 marca 2022 r. oddalił skargę kasacyjną. Sprawa zostanie zatem ponownie rozpatrzona przez Urząd Patentowy.

Tak jak wspomniałem na początku sprawa może mieć znaczenie praktyczne dla innych podobnych przypadków rejestracji znaków, które powstały z połączenia nazwy jakiegoś przedmiotu oraz końcówki -mat. Takich zarejestrowanych znaków towarowych jest bardzo dużo: „Listomat” (nr rejestracji R.259191), „wysyłkomat” R.282708, “pralniomat” R.259649, a nawet „allegromat” R.331713 i wiele innych).

Marek Rumak, Radca prawy, Kancelaria Patentowa AOMB Polska Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita".