Czy zastanawiali się kiedyś państwo, co łączy Toruńskie Pierniczki, eObuwie i Pocztę Kwiatową? Uprawnionym do wszystkich tych znaków towarowych udało się wykazać tzw. wtórną zdolność odróżniającą, dlaczego zatem nie udało się to francuskiemu domowi mody? Prześledźmy ciekawy przykład wtórnej zdolności odróżniającej na kanwie orzeczenia sądu UE w sprawie Louis Vuitton vs EUIPO (sygn. T-275/21).
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, należy cofnąć się do początków historii słynnego wzoru szachownicy o nazwie Damier Azur. Od 2006 r. Louis Vuitton używa go do produkcji wyrobów galanteryjnych, w tym toreb i portfeli. W 2008 r. zdecydował się ochronić ten wzór poprzez zgłoszenie go jako międzynarodowy znak towarowy z desygnacją Unii Europejskiej, dla towarów z klasy 18, w tym właśnie wspomnianej galanterii. W 2015 r. polski przedsiębiorca zdecydował się jednak złożyć w EUIPO (Urząd UE ds. Własności Intelektualnej) wniosek o unieważnienie tego znaku dla terytorium UE. Czynność ta wywołała wieloetapowy spór sądowy, w którym Louis Vuitton szeroką gamą dowodów i argumentów starał się wykazać nabycie przez szachownicę wtórnej zdolności odróżniającej, tj. uzyskanej dzięki używaniu zdolności oznaczenia do odróżniania towarów/usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów/usług innego przedsiębiorcy.
Czytaj więcej
Użycie przez przedsiębiorcę oznaczeń konkurenta jako słów kluczowych w wyszukiwarkach może wydawać się atrakcyjnym i niewykrywalnym sposobem na zwiększenie zasięgu strony internetowej. Takie działanie naraża go jednak na poważne ryzyko.
Najnowsze, jeszcze nieprawomocne, październikowe orzeczenie Sądu UE w tej sprawie wskazuje, że argumentacja okazała się niewystarczająca do przechylenia szali zwycięstwa na stronę paryskiego domu mody.
Co zatem może okazać się decydujące przy ocenie posiadania zdolności odróżniającej?
Celem stwierdzenia, czy dany znak uzyskał wtórną zdolność odróżniającą, należy wykazać, że znaczna część odbiorców identyfikuje dany produkt/usługę – zawierający rzeczony znak – z przedsiębiorcą uprawnionym do znaku. Skojarzenie to uprawniony może dowodzić wszelkimi legalnie uzyskanymi dowodami. Opisujemy te, na które sąd zwrócił szczególną uwagę.
Pierwszą ze wskazanych grup dowodów są dowody wykazujące używanie spornego znaku w internecie. Warto jednak wskazać, iż zgodnie z komentowanym orzeczeniem sama okoliczność dostępności strony internetowej, na której sporny znak był promowany, nie wystarcza do wykazania, że znaczna część właściwego kręgu odbiorców miała kontakt z tym oznaczeniem. Co więcej, samo istnienie takiej strony nie jest w stanie dowieść intensywności używania znaku ani intensywności kontaktu właściwego kręgu odbiorców z tym znakiem.
Aby wykazać używanie danego oznaczenia w internecie, konieczne jest przedstawienie dowodów wskazujących, że strona internetowa, na której towar ze znakiem jest eksponowany, promowany lub sprzedawany, skierowana jest do właściwego kręgu odbiorców, z którego znaczna część rzeczywiście zapoznawała się z jej treścią. Aby udowodnić taki fakt, uprawniony może posłużyć się przedstawieniem sprawozdania z analizy ruchu na stronie w odpowiednim przedziale czasowym lub wykazać, że algorytmy wyszukiwarek i sieci społecznościowych dla haseł opisujących sporny znak towarowy systematycznie wyświetlają niesponsorowane wyniki w postaci towarów/usług właściciela znaku.
Kolejnym możliwym dowodem, opisywanym jako „bezpośredni”, jest przedstawienie badań opinii publicznej, które mają na celu ustalenie, jaka część właściwego kręgu odbiorców kojarzy sporny znak z danym przedsiębiorstwem. Ważne, aby badania te zawierały jedynie pytania nienaprowadzające i były oparte na reprezentatywnej próbie odbiorców. To właśnie z powodu nieprzedstawienia przez Louis Vuitton badań dla właściwego kręgu państw członkowskich dowody te zostały odrzucone jako irrelewantne.
Sąd w swoim orzeczeniu wskazuje na jeszcze jedną grupę „bezpośrednich” dowodów, którymi są oświadczenia ekspertów dotyczące postrzegania spornego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Oświadczenia te powinny przede wszystkim pochodzić od niezależnych źródeł – takich jak izby handlowe, przemysłowe, inne stowarzyszenia zawodowe czy też organy państwowe – a ich treść powinna być solidna i wiarygodna.
Dodatkowo, jako dowody wspierające warto przedstawić te dotyczące: kampanii reklamowych w prasie, radiu czy telewizji, fragmentów katalogów i broszur reklamowych, oświadczeń przedstawicieli czasopism branżowych w temacie wolumenu gazet wprowadzonych do obrotu na danym obszarze w danym czasie oraz faktur dokumentujących sprzedaż towarów/usług zawierających sporny znak.
Reasumując, z październikowego wyroku sądu UE wynika, że wykazanie uzyskania zdolności odróżniającej nie jest zadaniem prostym, nawet dla takiego domu mody jak Louis Vuitton. Przy ocenie nabycia zdolności odróżniającej bierze się pod uwagę takie kwestie, jak zasięg terytorialny, długotrwałość i intensywność używania znaku, udział procentowy w rynku, sumę zainwestowaną przez uprawnionego w promocję znaku, odsetek właściwego kręgu odbiorców, który ze względu na oznaczenie identyfikuje produkt/usługę jako pochodzącą z określonego przedsiębiorstwa, oświadczenia izb handlowych lub innych stowarzyszeń oraz badania opinii publicznej. Należy jednak pamiętać, że aby dowody spełnienia wymienionych wcześniej kryteriów zostały ocenione jako relewantne, powinny one odnosić się wprost do spornego znaku towarowego oraz właściwego kręgu odbiorców.
Jaki możliwy wpływ będzie miało orzeczenie w sprawie Louis Vuitton na podobne znaki towarowe oraz samą szachownicę francuskiego domu mody?
Należy pamiętać, że sprawa słynnej szachownicy nie jest jeszcze przesądzona, formalnie na omawiany wyrok przysługuje jeszcze skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE. Biorąc jednak pod uwagę inne podobne orzeczenia, w tym w sprawie znaku przedstawiającego trzy paski Adidasa (sygn. T‑307/17), znaku przedstawiającego kształt torebki Saddle Bag Diora (sygn. R 32/2022-2) czy też trójwymiarowego znaku Moon Boots Tecniki (sygn. T-483/20), można wysnuć wniosek, iż trend branży modowej do rejestracji mniej konwencjonalnych oznaczeń jako znaków towarowych może powoli wygasać. Czy rzeczywiście jednak domy mody zaczną opierać ochronę mniej konwencjonalnych oznaczeń o inne prawa własności intelektualnej, takie jak wzory przemysłowe czy prawo autorskie, pokaże przyszłość.
Paulina Komorowska-Mrozik, Counsel, liderka praktyki IP/TMT i Ochrony Danych Osobowych, radca prawny, PwC Legal Polska
Anna Piechota, LL.M., Senior Associate w zespole IP/TMT i Danych Osobowych, PwC Legal Polska
