Maciej Wróbel: Odpowiedzialność Amazona za naruszenie znaku towarowego

TSUE w dniu 2 kwietnia 2020 r. (C-567/18) wydał wyrok, w którym stwierdził, że Amazon nie ponosi odpowiedzialności za nieświadome naruszenie znaku towarowego. Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki Coty, właściciela unijnego znaku towarowego na perfum Davidoff. Otóż Amazon w ramach swoich usług na platformie internetowej pozwala zewnętrznym sprzedawcom ogłaszać oferty dotyczące sprzedaży różnych towarów. W razie zakupu takiego towaru, umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy tym zewnętrznym sprzedawcą, a klientem strony Amazon. Amazon jest odpowiedzialny wtedy tylko za magazynowanie takich towarów oraz za ich wysyłkę.

W spornej sprawie niezależny sprzedawca zewnętrzny za pośrednictwem niemieckiej strony Amazon sprzedawał perfumy Davidoff, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek unijny (zatem prawo do tego znaku towarowego nie zostało wyczerpane). Perfumy te były magazynowane i wysyłane przez Amazona. Tak zwany „tajemniczy klient" wytypowany przez Coty kupił sporny perfum ze strony Amazona. Perfum został dostarczony do „tajemniczego klienta". Po zakupie Coty zażądało od Amazona wydania perfum (chodziło o 30 flakonów jako niewprowadzonych na niemiecki rynek) oraz podania danych (nazwiska i adresu) zewnętrznego sprzedawcy. Amazon produkty wydał, ale odmówił podania danych tego sprzedawcy. Coty postanowiło dochodzić sprawiedliwości w sądzie.

W pozwie przed niemieckim sądem I instancji (Landgericht) Coty zażądała m.in. nakazania Amazonowi zaniechania magazynowania lub wysyłki w Niemczech, w obrocie handlowym, spornych perfum Davidoff, jeżeli te towary nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu na rynku unijnym za jej zgodą. Sąd I instancji oddalił powództwo Coty, a wyrok ten utrzymał Sąd II instancji, uznając m.in., że Amazon nie magazynował i nie wysyłał spornych towarów, a towary te były przechowywane na rachunek sprzedawców zewnętrznych, a nie Amazona. W związku z czym brak podstaw do nałożenia takiego obowiązku na pozwaną spółkę.

Od rozstrzygnięcia tego Coty złożyło skargę rewizyjną do niemieckiego federalnego trybunału sprawiedliwości (Bundesgerichtshof), a sąd ten nabrał wątpliwości i postanowił zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym: „Czy podmiot, który przechowuje na rzecz osoby trzeciej towary naruszające prawo znaków towarowych, nie wiedząc o naruszeniu tego prawa, posiada te towary w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, jeżeli nie on sam, lecz tylko osoba trzecia zamierza oferować te towary lub wprowadzać je do obrotu?". Innymi słowy, czy Amazon ponosi odpowiedzialność za naruszenie znaku towarowego, jeżeli tylko magazynuje i wysyła towary, nie wiedząc, że naruszają one znak towarowy, a oferuje je i sprzedaje sprzedawca zewnętrzny. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie zależało od interpretacji art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 (przepisy te dotyczą przyznania właścicielowi unijnego znaku towarowego wyłącznego prawa do zakazania innym podmiotom używania w obronie handlowym unijnego znaku towarowego, m.in. w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towarów lub magazynowania ich w tym celu).

TSUE stwierdził, że Amazon tylko magazynował sporne towary, ale nie oferował ich oraz nie sprzedawał osobiście. Zatem ustalenia wymagało, czy tego typu składowanie towarów można uznać za „używanie" znaku towarowego, a w szczególności za „magazynowanie" tych towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu (sprzedaży). Innymi słowy, czy Amazon używa znaku towarowego, jeżeli tylko składuje towary ze spornym znakiem towarowym. Trybunał przypomniał tu orzeczenie ws. Google (C-236/08 – C-238/08), w którym uznał, że Google AdWords, który zezwalał na kupowanie słów - kluczy związanych z marka „Louis Vuitton", które przekierowywały do stron internetowych sprzedających podrobione produkty tej firmy, sam jako Google nie używał spornych unijnych znaków towarowych „Louis Vuitton". Oferował tylko pewną usługę, a używania dokonywali reklamodawcy wykupujący te słowa - klucze. Bowiem zdaniem Trybunału, zwykłe rozumienie słowa „używanie" wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. Takie używanie w przytoczonych rozporządzeniach rozumiane jest jako aktywne zachowanie danego podmiotu. Zakazanie używania znaku towarowego może być skierowane jedynie do podmiotu, który bezpośrednio lub pośrednio kieruje taką czynnością używania i przez to może faktycznie zakończyć takie używanie i dostosować się do takiego zakazu.

Zdaniem Trybunału, takie czynne wykorzystywanie znaku towarowego przez dany podmiot (np. Google) musi odbywać się w ramach jego własnej komunikacji handlowej. Dany podmiot (np. Google) może umożliwić swoim klientom używanie znaków towarowych, o ile on sam nie używa tych oznaczeń osobiście. Używania znaku towarowego dokonuje klient tego podmiotu, a nie sam podmiot (operator platformy internetowej). Przy czym ważne jest, żeby takie podmioty nie miały świadomości naruszania prawa do znaku towarowego. Naruszenia znaku towarowego dokonuje wtedy sprzedawca, a nie Google, czy Amazon.

Trybunał przypomniał również wyrok z 2011 roku ws. Red Bull (C-119/10). W sprawie chodziło o to, czy magazyn-rozlewnia, który na zlecenie podmiotu trzeciego jedynie nalewa napój do puszek ze znakiem towarowym Red Bull, dokonuje używania takiego znaku towarowego. Magazyn rozlewający napój nie wiedział przy tym, że oznaczenie na puszcze jest tam zamieszczone bezprawnie. TSUE uznał, że w takiej sytuacji magazyn-rozlewnia nie dokonuje używania znaku towarowego, skoro tworzy jedynie techniczne warunki do tego, aby ten podmiot trzeci mógł używać znak towarowy.

W przytoczonym rozporządzeniu unijnym jest mowa o oferowaniu towarów, wprowadzaniu ich do obrotu i ich magazynowaniu „w tym celu". Zatem konieczne jest, aby podmiot, który składuje takie towary, sam dążył do realizacji celu, o którym mowa w rozporządzeniu, czyli aby Amazon sam dążył do oferowania tych towarów lub ich wprowadzania do obrotu. Natomiast jak wynika ze stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy, Amazon nie oferuje i nie sprzedaje spornych perfum osobiście, tylko robi to sprzedawca zewnętrzny. Finalnie TSUE udzielił odpowiedzi, że podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, nie wiedząc o tym naruszeniu, należy uznać za podmiot, który nie magazynuje tych towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu przytoczonych przepisów (art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001), jeżeli podmiot ten nie realizuje tych celów osobiście. Zatem Amazon nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie w tym konkretnym przypadku unijnego znaku towarowego.

Do wydanego orzeczenia należy podchodzić z dużą ostrożnością. Zrozumiałym bowiem jest, że giganty handlu elektronicznego, jak Amazon, nie mogą ponosić odpowiedzialności za nieświadome naruszenie znaku towarowego, skoro same go nie używają. Z drugiej strony podnoszone są cały czas głosy, że od takich gigantów powinno się oczekiwać podniesienia standardów zapobiegających naruszeniom praw własności intelektualnej. W listopadzie 2019 r. rzecznik generalny TSUE Manuel Campos Sanchéz-Bordona wydał niewiążącą rekomendację ws. Coty, opowiadając się za zwiększeniem obowiązków Amazona w celu zapewnienie zgodności sprzedawanych towarów z prawem do znaków towarowych. Platformy handlu elektronicznego typu Amazon w końcu ułatwiają sprzedawanie podmiotom zewnętrznym różnych towarów i powinny one dokładnie sprawdzać, czy towary te nie naruszają prawa, np. dotyczącego unijnych znaków towarowych.

W kwietniu 2019 roku Amazon co prawda rozszerzył działania w sprawie przeciwdziałania fałszerstwom w ramach Międzynarodowej Koalicji Przeciw Fałszerstwom (International AntiCounterfeiting Coalition – IACC). Ma to zapewnić znanym markom (członkom programu) informacje na temat sprzedaży podrobionych towarów. Jednakże działania te są uważane za niewystarczające. W lutym 2018 roku Amazon przyznał w sprawozdaniu przed amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, że może ponosić potencjalną odpowiedzialność prawną związaną z niemożliwością zapobiegania handlowi podrobionymi towarami. Pozew przeciwko Amazonowi złożył także rządzący MVP National Football League - Lamar Jackson, twierdząc, że Amazon jest niezdolny do usuwania nielicencjonowanych towarów, które wykorzystują jego wizerunek, a nawet, że promuje te towary, jako sprzedawane przez Amazon, nie upewniając się, czy pochodząc od uprawnionych podmiotów.

Komentowane orzeczenie TSUE pokazuje, że gigantom handlu elektronicznego wolno trochę więcej. Mogą oni nawet uniknąć odpowiedzialności za naruszanie prawa do znaków towarowych. Natomiast potencjalny konsument, który wchodzi na taką platformę, ma wrażenie, że kupuje produkt od Amazona i nie zastanawia się już nad tym, czy Amazon tylko magazynuje i wysyła dane towary, a ktoś inny je oferuje. Dlatego na właścicielach znaków towarowych spoczywa obowiązek jak najszybszego reagowania na naruszenia ich oznaczeń i informowania o tym jak najszybciej właścicieli platform, tak, aby ci nie mogli zasłaniać się nieświadomością naruszenia. Finalnie jednak należy oczekiwać o gigantów handlu online, że podejmą bardziej skuteczne działania, tak, aby naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie przestały być tak powszechne.