Domena z ochroną nie dla sprzedawcy

Używanie znaków towarowych umieszczonych na produktach oferowanych w internecie wiąże się z licznymi problemami, co pokazują już orzeczenia sądów – zauważa ekspert.

Aktualizacja: 22.02.2017 18:17 Publikacja: 22.02.2017 17:47

Domena z ochroną nie dla sprzedawcy

Foto: 123RF

Sprzedaż towarów znanych marek to atrakcyjna działalność. Wiąże się jednak z używaniem znaków towarowych umieszczonych na produktach, chociażby w celu poinformowania odbiorców o ofercie. Rodzi to wiele trudności i może wiązać się z nie zawsze oczywistymi rozwiązaniami. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku rejestracji domen internetowych składających się ze znaku towarowego umieszczonego na sprzedawanych towarach.

Nabycie produktów oznaczonych znakiem towarowym uprawnia do korzystania z tego znaku w stosunku do wyrobów po raz pierwszy wprowadzonych na terenie UE przez uprawnionego lub za jego zgodą. Odpowiednie regulacje zawiera Prawo własności przemysłowej i rozporządzenie rady (WE). Instytucja wyczerpania prawa, bo o nim mowa, nie jest kwestionowanym mechanizmem również w przypadku patentów, wzorów przemysłowych czy też prawa autorskiego.

Okazuje się jednak, że wyjątek nie obejmuje każdego używania oznaczenia towarzyszącego sprzedaży towarów. Tak jest w przypadku rejestracji domeny zawierającej znak towarowy identyfikujący towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod tą domeną.

Zagadnienie to stało się przedmiotem orzecznictwa arbitrażowego. Omawiane niżej sytuacje dotyczyły sprzedaży oryginalnych towarów, wprowadzonych za zgodą uprawnionego do obrotu na terenie UE oraz opatrzonych renomowanymi znakami towarowymi z nazwami przedsiębiorstw uprawnionych.

Zgodnie z jednym z najnowszych wyroków Sądu Arbitrażowego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z 14 października 2016 r. (sygn. akt 21/16/PA) oraz wyrokiem Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 5 grudnia 2016 r. (sygn. akt 2/D/2016), rejestracja nazwy domeny zawierającej oznaczenie sprzedawanych towarów nie jest objęta wyczerpaniem prawa z rejestracji znaku, więc stanowi jego naruszenie.

W ocenie obu sądów nazwa domeny jedynie częściowo identyfikuje towary, lecz również stanowi szyld przedsiębiorcy. W konwencji informuje o tożsamości sprzedawcy, a nie towarach.

Sądy uznały, że internauta, wpisując lub widząc w internecie domenę składającą się z oznaczenia towarów jednocześnie identyfikującego znane przedsiębiorstwo, skłania się do uznania, że strona internetowa znajdująca się pod tą domeną należy lub jest powiązana z właścicielem znaku towarowego.

Typowym zachowaniem jest używanie przez producentów odpowiadającego firmie znaku towarowego w nazwie domeny, który zwykle jest używany również na towarach. Zjawisko jest na tyle powszechne, że konsumenci w sposób automatyczny interpretują nazwy domen internetowych. Z tego względu nie można mówić o wyczerpaniu prawa przy rejestracji domeny, gdyż używanie znaku towarowego w ramach tego wyjątku wymaga ścisłego związku znaku z towarem, który w przypadku domen nie występuje. Jest zaburzony ich funkcją identyfikowania przedsiębiorcy lub podmiotu.

Obrona abonenta domeny polegająca na stwierdzeniu, że dana domena jest mu potrzebna, by informować o sprzedawanych towarach, jest nieskuteczna. Uprawniony nie może zakazać używania znaku towarowego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi. Rejestracja domeny nie jest konieczna. Treść może znaleźć się na stronie internetowej, o czym świadczą dziesiątki sklepów internetowych oferujących te same towary przy wykorzystaniu różnorodnych domen.

Komentowane rozstrzygnięcia posiadają oparcie w jednym z fundamentalnych wyroków Trybunału UE dla znaków towarowych. Mowa o wyroku z 23 lutego 1999 r., w sprawie C-63/97, BMW przeciwko Deenik. Dotyczył on używania słowno-graficznego znaku towarowego BMW przez wyspecjalizowany, lecz nieautoryzowany serwis samochodów tej marki. Trybunał uznał, że dopuszczalne jest używanie chronionego oznaczenia przez wyspecjalizowany serwis, nie może to jednak prowadzić do powstania mylnego wrażenia, iż pomiędzy uprawnionym z rejestracji a sprzedawcą istnieją więzy handlowe, w szczególności że przedsiębiorstwo sprzedawcy należy do sieci dystrybucyjnej uprawnionego z rejestracji lub że między obydwoma przedsiębiorstwami istnieje jakiś szczególny związek. Trybunał zwrócił uwagę, że dopuszczenie używania znaku jest także związane z niezbędnością dla poinformowania o swej ofercie.

Komentowane wyroki sądów polubownych odpowiadają zatem wskazówkom unijnego Trybunału, gdyż domena internetowa przynajmniej częściowo identyfikuje podmiot, co wywołuje ryzyko wprowadzenia w błąd odnośnie do powiązań uprawnionych. W żadnym wypadku domena nie jest konieczna dla poinformowania o oferowanym asortymencie.

Powyższe uwagi należy uzupełnić o kwestię treści strony internetowej umieszczonej pod domeną. W omawianych sprawach nie zawierały one zastrzeżenia wyjaśniającego brak związków pomiędzy uprawnionym a abonentem domeny. Wprawdzie w jednej ze spraw taka informacja została umieszczona, jednak dopiero w późniejszym okresie i już po zaistnieniu sporu. Takie działanie okazało się zatem niewystarczające. Z drugiej strony w nagłówkach stron internetowych abonenci umieścili słowno-graficzne znaki towarowe związane z uprawnionym do znaku wykorzystanym w domenie i odpowiadającym brzmieniem nazwie domeny. W konsekwencji w obu wyrokach stwierdzono naruszenie praw powodów poprzez rejestracje spornych domen, co wiązało się dla pozwanych z koniecznością ich zwrotu.

Autor jest radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, partnerem w kancelarii Kulikowska i Kulikowski

Opinie Prawne
Marek Isański: TK bytem fasadowym. Władzę w sprawach podatkowych przejął NSA
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Rząd Tuska w sprawie KRS goni króliczka i nie chce go złapać
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Czy tylko PO ucywilizuje lewicę? Aborcyjny happening Katarzyny Kotuli
Opinie Prawne
Marek Dobrowolski: Trybunał i ochrona życia. Kluczowy punkt odniesienia
Opinie Prawne
Łukasz Guza: Ministra, premier i kakofonia w sprawach pracy