Znak towarowy - jakie musi spełniać kryteria, aby uzyskać ochronę

Wspomniany art. 7 wprost wymienia oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, takie jak znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. Również nazwy, które weszły do języka potocznego i są zwyczajowo używane, nie mają zdolności odróżniającej. Znak nie powinien także być sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, czy też wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości lub charakteru towaru. Taki znak, który zawiera w sobie znane symbole, godła, herby (chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz), również nie powinien podlegać rejestracji.

Sprawa znaku La Mafia

Znak towarowy „La Mafia Se Sienta a la Mesa" EUTM nr 5510921 był chroniony w EUIPO od 2007 r. dla towarów z klasy 25 klasyfikacji nicejskiej (m.in. obuwie, artykuły odzieżowe i czapki), jak również usług z klas 35 i 43 klasyfikacji nicejskiej (m.in. usługi doradcze, usługi udzielania franczyz związane z restauracjami, usługi barowe).

W 2015 r. Republika Włoska złożyła w EUIPO wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wspomnianego znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został zarejestrowany. W uzasadnieniu wniosku powołano się na podstawę unieważnienia określoną w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 2017/1001]. Republika Włoska podniosła w istocie, że zakwestionowany znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami, ponieważ element słowny „mafia" odnosi się do organizacji przestępczej, a jego użycie we wspomnianym znaku towarowym w celu oznaczania sieci restauracji, oprócz wzbudzania zdecydowanie negatywnych odczuć, skutkuje „zmanipulowaniem" pozytywnego wizerunku gastronomii włoskiej i strywializowaniem negatywnego znaczenia tego elementu.

Decyzją z 3 marca 2016 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku. 29 kwietnia 2016 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień. Decyzją z 27 października 2016 r. Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO potwierdziła, że zakwestionowany znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym i oddaliła odwołanie. Izba Odwoławcza wyjaśniła na wstępie, że sprzeczność z porządkiem publicznym zakwestionowanego znaku towarowego należy oceniać w świetle sposobu postrzegania przez właściwy kręg odbiorców znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej lub na części tego terytorium, przy czym rejestrację unijnego znaku towarowego należy unieważnić, jeśli podstawa unieważnienia istnieje choćby w części Unii. Izba Odwoławcza uznała następnie, że ze względu na jego rozmiar i pozycję w zakwestionowanym znaku towarowym element słowny „la mafia" dominuje w tym znaku. Izba Odwoławcza podkreśliła, że mafia jest organizacją przestępczą, którą rząd włoski zwalcza za pomocą przepisów prawnych i szczególnych środków wykonawczych. Ponadto Izba Odwoławcza przypomniała, że walka z przestępczością zorganizowaną jest również ważnym celem instytucji Unii. Izba Odwoławcza podkreśliła także, że EUIPO, jako organ Unii Europejskiej, ma obowiązek zajmować jednoznaczne stanowisko w sprawach, które naruszają zasady i podstawowe wartości społeczeństwa europejskiego, tak że musi on odmówić z uwagi na naruszenie porządku publicznego rejestracji każdego unijnego znaku towarowego, który może zostać uznany za wspierający organizację przestępczą lub przynoszący jej korzyść. W następstwie tego badania Izba Odwoławcza uznała, po pierwsze, że zakwestionowany znak towarowy promuje w oczywisty sposób organizację przestępczą znaną jako mafia, a po drugie, że ogół elementów słownych zakwestionowanego znaku towarowego niesie ze sobą przesłanie towarzyskości prowadzące do trywializacji elementu słownego „mafia", co zniekształca tym samym jego prawdziwy wydźwięk.

Wreszcie Izba Odwoławcza potwierdziła, że zakwestionowany znak towarowy nie powinien być chroniony przez EUIPO i że na stwierdzenie to nie może mieć wpływu okoliczność, iż element słowny „mafia" jest często używany w literaturze i w kinie, ani to, że inne unijne znaki towarowe zawierające ten sam element zostały zarejestrowane przez EUIPO.

Jaki wyrok SUE

Sprawa trafiła pod obrady Sądu Unii Europejskiej, który wydał wyrok 15 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze T-1/17 La Mafia Franchises, SL przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej odnośnie rejestracji oznaczenia słowno-graficznego „La Mafia Se Sienta a la Mesa" jako znaku towarowego UE.

W tej sprawie, uprawniony do znaku towarowego nie zgadzając się z decyzją EUIPO zwrócił uwagę, że zawarte w zakwestionowanym znaku towarowym odniesienie do elementu słownego „mafia" nie wystarcza, aby stwierdzić, że jest on postrzegany przez przeciętnego konsumenta jako mający na celu promowanie lub wspieranie tej organizacji przestępczej. Przeciwnie, pozostałe elementy tworzące ten znak towarowy wskazują raczej, że będzie on postrzegany jako forma parodii lub odniesienia do filmów z cyklu „Ojciec chrzestny". Ponadto, uprawniony podniósł, że zakwestionowany znak towarowy nie został zarejestrowany, aby obrażać, szokować lub uwłaczać. Wskazał także, iż ogół odbiorców rozumie, że zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany dla oznaczania sieci restauracji, której koncepcja nie odnosi się do organizacji przestępczej, ale do filmów z cyklu „Ojciec chrzestny", a zwłaszcza do sportretowanych w tych filmach wartości opartych na rodzinie i korporacyjnym poczuciu wspólnoty.

Czerwona róża

Zakwestionowany znak towarowy ma postać białych elementów słownych „la mafia" i „se sienta a la mesa" z czerwoną różą na drugim planie, umieszczonych na czarnym kwadratowym tle. Zdaniem SUE, czerwona róża w zakwestionowanym znaku towarowym może być postrzegana przez znaczną część właściwego kręgu odbiorców jako symbol miłości lub harmonii, w kontraście do przemocy cechującej działania mafii. Kontrast ten jest uwydatniony obecnością w zakwestionowanym znaku towarowym zdania „se sienta a la mesa". Zdanie to oznacza bowiem „zasiada do stołu" i może być postrzegane przez znaczną część odbiorców jako odniesienie do wspólnego spożywania posiłku. W ten sposób kojarzenie mafii z ideami towarzyskości i odprężenia wyrażanymi przez wspólne spożywanie posiłku przyczynia się do trywializacji nielegalnej działalności tej organizacji przestępczej.

Przestępczy rodowód

Element słowny „la mafia" jest na całym świecie rozumiany jako odniesienie do organizacji przestępczej mającej swe źródła we Włoszech, której działalność obejmuje także państwa inne niż Republika Włoska. Ta organizacja przestępcza ucieka się do zastraszania, przemocy fizycznej i zabójstw dla celów skutecznego prowadzenia swojej działalności, obejmującej między innymi nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy i korupcję. SUE uznał, że taka działalność przestępcza narusza te same wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości dotyczące poszanowania godności osoby ludzkiej i wolności, przewidziane w art. 2 TUE i w artykułach 2, 3 i 6 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Gdy dane oznaczenie cechuje się szczególnie szokującym lub obraźliwym charakterem, trzeba je uznać za sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, bez względu na towary i usługi, dla których zostało ono zarejestrowane. Okoliczność, że rejestracja zakwestionowanego znaku towarowego nie ma jakoby na celu szokowania ani obrażania nikogo, ale ma jedynie przywodzić na myśl cykl filmowy „Ojciec chrzestny", jest bez znaczenia dla negatywnego postrzegania tego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców. Ponadto żaden element zakwestionowanego znaku towarowego nie przywodzi bezpośrednio na myśl tego cyklu filmowego.

SUE uznał, że zakwestionowany znak towarowy powinien zostać unieważniony, ponieważ odnosi się do organizacji przestępczej, nadaje tej organizacji całościowo pozytywny wizerunek i w ten sposób trywializuje dokonywane przez wspomnianą organizację poważne naruszenia podstawowych wartości Unii. Zakwestionowany znak towarowy może zatem szokować lub obrażać nie tylko ofiary tej organizacji przestępczej i ich rodziny, ale także każdą osobę, która na terytorium Unii natrafi na wspomniany znak towarowy i cechuje się przeciętnym progiem wrażliwości i tolerancji.

Zdaniem autora

Michał Ziółkowski, rzecznik patentowy, senior associate w kancelarii prawnej K&L Gates Jamka sp.k. w Warszawie