Już na pierwszy rzut oka widać, że nowelizacja ustawy Pwp ma trochę inny charakter niż dotychczasowe nowelizacje i ma charakter kompleksowy. Projekt ustawy Pwp zwiększa bowiem objętość ustawy o połowę. Dotychczasowa ustawa liczyła 327 artykułów, natomiast projekt przewiduje aż 498 artykułów, tak więc wzrost jest bardzo istotny. Proponowane zmiany w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych dotyczą następujących kwestii:

I. Znaki towarowe

1. Likwidacja wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy

Ustawodawca postanowił zlikwidować możliwość rejestracji tzw. wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. W uzasadnieniu projektu argumentuje, że iż Dyrektywa 2015/2436 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej „Dyrektywa 2015/2436”) nie przewiduje takiej kategorii prawa. Ustawa Pwp ma jedynie odsyłać do ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego o współwłasności. Ustawodawca uznał, że nie ma potrzeby, aby ustawa Pwp ingerowała w obszar, który może być regulowany przez prawo cywilne, podkreślając, że występują przypadki indywidualnych znaków towarowych, które są współwłasnością kilku osób – taka sytuacja występuje przy dziedziczeniu praw do znaków towarowych.

2. Wspólne znaki towarowe i znaki gwarancyjne

Przepisy dotyczące wspólnych znaków towarowych oraz znaków gwarancyjnych zostały zgrupowane w jednym miejscu. Usunięto przepis wyłączający stosowanie przeszkody w postaci opisowości znaku towarowego w zakresie pochodzenia geograficznego dla wspólnych znaków towarowych oraz znaków gwarancyjnych.

Ponadto, w przypadku obu tych rodzajów znaków dodano regulację, zgodnie z którą regulamin używania obu znaków staje się skuteczny w momencie dokonania wpisu w rejestrze znaków towarowych.

3. Międzynarodowe znaki towarowe

Zrezygnowano z odrębnych regulacji dotyczących międzynarodowych znaków towarowych. Zasady związane z tymi znakami są regulowane bezpośrednio przez przepisy międzynarodowe, a te przepisy ulegają zmianom. Tak więc, w przypadku zmiany tych nie będzie potrzeby kolejnych nowelizacji przepisów krajowych.

4. Data ważności i przedłużenia znaków towarowych po konwersji

Dotychczas znaki towarowe powstałe w wyniku konwersji unijnych znaków towarowych były ważne i tym samym odnawiane po 10 latach od daty złożenia wniosku o konwersję na znak krajowy (obecny artykuł 147 ust. 3 Pwp). Powodowało to pewne zamieszanie w zakresie daty odnowienia takich znaków. Nowelizacja przewiduje zmianę w zakresie daty ważności takich znaków. W art. 229 projektu nowelizacji Pwp przewidziano zasadę, iż jeżeli złożenie wniosku o konwersję unijnego znaku towarowego nastąpi w trakcie okresu ochrony, opłatę za dalszy 10 letni okres ochrony należy uiścić z upływem tego okresu ochronnego.

5. Zniesienie rozdzielonej opłaty za rejestrację znaku

Aktualnie Urząd Patentowy pobiera opłatę za zgłoszenie znaku oraz następnie odrębną opłatę za ochronę i publikację o udzielonym prawie wyłącznym. W praktyce skutkowało to częstym stwierdzaniem wygaśnięcia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego z uwagi na brak wniesienia drugiej opłaty za ochronę.

Projekt przewiduje zastąpienie obu opłat jedną opłatą wnoszoną od razu przy zgłoszeniu znaku.

6. Podanie do publicznej wiadomości zamiast publikacji o zgłoszeniu

Publikację o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego zastąpiono podaniem do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku (art. 196 projektu).

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku ma istotne znaczenie ze względu na fakt, iż rozpoczyna bieg terminu na złożenie opozycji (nowa instytucja zastępująca sprzeciw).

7. Opozycja zamiast sprzeciwu

Nowelizacja wprowadza bardzo istotne zmiany w zakresie składania sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych. Projekt przewiduje zastąpienie dotychczasowej instytucji sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego tzw. opozycją. Zmiana nomenklatury w tym zakresie ma na celu rozróżnienie tej instytucji, odnoszącej się jedynie do znaków towarowych i mającej miejsce przed uzyskaniem prawa wyłącznego, od sprzeciwu wobec innych przedmiotów własności przemysłowej, którego złożenie możliwe jest dopiero po ich rejestracji.

Bardzo istotną zmianą w zakresie opozycji w stosunku do dotychczasowej instytucji sprzeciwu jest istotne skrócenie czasu na jej wniesienie (2 miesiące od podania do publicznej wiadomości zamiast dotychczasowych 3 miesięcy).

Kolejną istotną zmianą w zakresie opozycji jest rezygnacja z dotychczasowego obligatoryjnego 2 miesięcznego okresu ugodowego dla stron w toku postępowania w sprawie wniesienia opozycji. Wprowadzenie możliwości, a nie obowiązku, wyznaczenia terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu wynika z przepisów Dyrektywy 2015/2436 (art. 43 ust. 3), która przewiduje jedynie, że stronom należy umożliwić załatwienia sprawy polubownie, a nie obligatoryjność wyznaczania takiego terminu.

Czytaj więcej

Lepsza piecza nad wynalazkami

Ponadto, projekt odstępuje od zasady publikowania zgłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. W przypadku znaków towarowych zarówno ujawnienie znaku, jak i późniejsza publikacja po zbadaniu tzw. bezwzględnych przeszkód udzielenia ochrony, będzie miała miejsce na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

W projekcie wskazano, że jeżeli opozycja będzie wniesiona drogą elektroniczną, podmiot wnoszący opozycję nie musi dołączać odpisu w formie papierowej.

Natomiast w przypadku składania opozycji wobec znaku międzynarodowego, wnoszący sprzeciw będzie musiał wskazać towary/usługi wobec których wnosi opozycję w języku właściwym dla międzynarodowego znaku towarowego wraz z jego tłumaczeniem na język polski.

W toku postępowania w sprawie opozycji Urząd Patentowy wyznaczy stronie termin miesiąca dla dokonania określonych czynności, przy czym termin ten będzie mógł być przedłużony o kolejny miesiąc, ale jedynie w sytuacji, gdy strona zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o braku możliwości dotrzymania wyznaczonego terminu.

II. Wzory przemysłowe

Zmiany w zakresie wzorów przemysłowych dotyczą przede wszystkim samej definicji wzoru, dostosowując ją do Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (zwanej dalej „Dyrektywą 98/71”). Pojęcie „wytworu” zastąpiono „produktem” i wyłączono z niej zbędne w samej definicji ustawowe warunki ochrony (nowość i indywidualny charakter). W definicji zakresowej produktu dodano część składową produktu złożonego, tak więc „postać części produktu” nabiera właściwego znaczenia (tzw. wzór częściowy).

W proponowanej nowelizacji podstawowe znaczenie – tak jak we wzorach wspólnotowych – ma mieć ilustracja wzoru przemysłowego, a jego opis jedynie charakter opisowy. W projekcie zrezygnowano natomiast z możliwości dokonywania zgłoszeń odmian wzoru przemysłowego. Nowością jest możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorowych i to nawet wzorów należących do różnych klas klasyfikacji lokarneńskiej (Międzynarodowej Klasyfikacji Wzorów Przemysłowych), ale nie zdecydowano się – tak jak w przypadku wzorów wspólnotowych – na niższe opłaty w przypadku tego rodzaju zgłoszeń. Zlikwidowano jednocześnie przepis stanowiący, iż prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.

III. Postępowania sprzeciwowe, sporne, koncyliacyjne

1. Postępowanie sprzeciwowe

Projekt przewiduje, że sprzeciw będzie mógł zostać wniesiony jedynie w odniesieniu do praw udzielanych w ramach systemu rejestrowego, tj. praw z rejestracji wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii i oznaczeń geograficznych. Nie będzie możliwości złożenia sprzeciwu wobec udzielenia patentu, gdyż tu zachowano system badawczy, natomiast w przypadku znaków towarowych wprowadzono odrębną instytucję opozycji.

Termin na wniesienie sprzeciwu ma wynosić 2 miesiące od daty publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa albo uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.

Sama procedura w sprawie sprzeciwu wzorowana jest na procedurze w sprawie opozycji. Okres ugodowy będzie miał miejsce tylko w tych postępowaniach, w których obie strony widzą możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tak samo przewidziana jest również prekluzja dowodowa. Urząd Patentowy będzie wyznaczał stronie postępowania miesięczny okres dla dokonania określonych czynności, ale czynność będzie mogła zostać dokonana w terminie miesiąca po upływie terminu wyznaczonego, jeżeli przed jego upływem, strona postępowania zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o braku możliwości dotrzymania wyznaczonego terminu.

2. Postępowanie sporne

Zakres spraw przekazanych do rozstrzygnięcia w trybie postępowania spornego jest analogiczny do aktualnie obowiązującego. Podobnie jak w przypadku postępowania sprzeciwowego czy w sprawie opozycji w postępowaniu spornym występuje prekluzja dowodowa oraz miesięczne terminy dla dokonania określonych czynności, które mogą być przedłużone o kolejny miesiąc w razie poinformowania przez stronę Urzędu Patentowego na piśmie o braku możliwości dotrzymania wyznaczonego terminu.

W nowelizacji odstąpiono od zasady rozpatrywania spraw spornych na rozprawach. Zgodnie z projektowaną procedurą, sprawy sporne będą rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych, przy czym Urząd będzie mógł rozprawę wyznaczyć w sytuacji, gdy będzie to celowe, przyczyni się do przyspieszenia postępowania lub wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy (z urzędu lub na wniosek).

3. Postępowanie koncyliacyjne

Postępowania koncyliacyjne to nowość w Pwp i powstało z potrzeby stworzenia stronom postępowania alternatywnego sposobu rozwiązania sporu dostosowanego do przedmiotów własności przemysłowej. Koncyliator musi posiadać wiedzę z zakresu własności przemysłowej i musi być wpisany na listę koncyliatorów, prowadzoną przez Urząd Patentowy.

W założeniu, postępowanie koncyliacyjne ma być krótkie i odformalizowane (dlatego np. nie przewiduje słuchania stron czy dowodu ze świadków). Koncyliacja wszczynana jest na wniosek stron, w którym strony mogą wskazać koncyliatora z listy koncyliatorów. W razie baraku takiego wskazanie lub braku akceptacji na danego koncyliatora przez jedną ze stron, koncyliatora wskazuje Prezes Urzędu Patentowego.

Po rozpatrzeniu sprawy koncyliator tworzy projekt stanowiska zawierającego propozycję rozwiązania sporu między stronami. Następnie umożliwia stronom zapoznanie się z nim i wskazanie ewentualnych zmian. Kolejnym krokiem jest wydanie niewiążącego strony stanowiska zawierające propozycję rozwiązania sporu.

W terminie miesiąca od doręczenia stanowiska koncyliacyjnego strony są obowiązane poinformować koncyliatora o akceptacji albo odrzuceniu stanowiska koncyliacyjnego.

IV. Ocena planowanych zmian

1. W zakresie znaków towarowych

Większość zmian należy ocenić pozytywnie. Niektóre z propozycji mają mniejsze praktyczne znaczenie (likwidacja wspólnego prawa ochronnego czy zmiany w zakresie rejestracji znaków międzynarodowych). Najistotniejszą proponowaną zmianą wydaje się być zastąpienie sprzeciwu instytucją opozycji i towarzyszące temu zmiany w przepisach – skrócenie czasu na opozycję do 2 miesięcy i – co do zasady – brak 2-miesięcznego obowiązkowego okresu na zawarcie ugody. Spowoduje to z pewnością zdecydowane skrócenie czasu postępowania w sprawach sprzeciwu. O ile rezygnacja z obligatoryjnego 2-miesiecznego okresu na zawarcie ugody nie będzie miało wielkiego wpływu na praktykę postępowania sprzeciwowego (w Polsce rzadko dochodziło do ugody w tym czasie) o tyle skrócenie czasu na złożenie opozycji do 2 miesięcy może budzić pewne kontrowersje. Co prawda istnieją kraje gdzie okres na złożenie sprzeciwu wynosi 2 miesiące, ale normą jest 3-miesieczny okres na ewentualny sprzeciw. Wymusi to na przedsiębiorcach jeszcze uważniejsze śledzenie baz rejestrowych polskiego Urzędu Patentowego, aby „wyłapać” w odpowiednim czasie znaki mogące stanowić dla nich zagrożenie.

2. W zakresie wzorów przemysłowych

Zmiany proponowane w obszarze wzorów przemysłowych nie mają charakteru przełomowego, można uznać, że raczej porządkują dotychczasowe przepisy, dostosowując je do Dyrektywy 98/71. Wprowadzenie możliwości zbiorowych zgłoszeń wzorów może i jest dobrym rozwiązaniem, ale nie powoduje obniżenia opłat z tym związanych, co jest największa zaletą tego rodzaju zgłoszeń w przypadku wzorów wspólnotowych.

3. W zakresie postępowań sprzeciwowych, spornych, koncyliacyjnych

W zakresie postępowania sprzeciwowego należy zwrócić uwagę na bardzo znaczące skrócenie okresu na złożenie sprzeciwu (3-krotne z 6 miesięcy na 2 miesiące). Sprzeciw będzie można złożyć jedynie w odniesieniu do praw udzielanych w ramach systemu rejestrowego, tj. praw z rejestracji wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii i oznaczeń geograficznych.

Odstąpienie od zasady rozpatrywania spraw spornych na rozprawach w wielu przypadkach jest zasadne, niemniej jednak w niektórych rodzajach spraw (np. wniosków o unieważnienie praw ze względu na złą wiarę) wyznaczenie rozprawy w celu dokładniejszego wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy może być konieczne, tak więc dobrze, że nowelizacja przewiduje taką możliwość.

Nowa instytucja postępowania koncyliacyjnego być może jest zasadna, niemniej jednak znając polskie „zamiłowanie” do niekorzystania z ugodowego rozstrzygania sporów, prawdopodobnie nie będzie miała większego praktycznego znaczenia.

Marek Rumak, radca prawny Kancelaria AOMB Polska Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita".