Sąd: "Mac" tylko z jedzeniem od McDonald’s

Wyłącznie spółka McDonald’s ma prawo rejestrować na terenie Unii Europejskiej znaki towarowe łączące przedrostek „Mac” lub „Mc” z nazwą produktu żywnościowego lub napoju - wynika z wyroku Sądu UE.

Aktualizacja: 05.07.2016 16:29 Publikacja: 05.07.2016 11:50

Sąd: "Mac" tylko z jedzeniem od McDonald’s

Foto: Bloomberg

Wyrok, który zapadł dzisiaj w Luksemburgu (sprawa nr T-518/13), dotyczył spółki Future Enterprises z Singapuru, ale jest istotny dla każdego przedsiębiorcy, który miałby ochotę wprowadzić na rynek europejski produkty żywnościowe pod nazwą, która brzmi podobnie jak nazwa amerykańskiej sieci fastfoodów.

W 2008 r. spółka Future Enterprises z Singapuru zgłosiła do rejestracji unijny znak towarowy MACCOFFEE w odniesieniu do produktów żywnościowych i napojów, a zgłoszenie zostało przyjęte w 2010 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej OHIM, dziś EUIPO). Amerykańska spółka McDonald's zażądała wówczas unieważnienia tego znaku argumentując, że sama  wcześniej  zarejestrowała  unijny znak towarowy McDONALD'S oraz 12 innych znaków towarowych  z elementem „Mc" lub „Mac" w nazwie usług w zakresie barów szybkiej obsługi. Chodzi tu konkretnie o McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC.

W 2013 r. EUIPO uwzględnił wniosek McDonald's. Stwierdził, że odbiorcy mogliby dopatrywać się związków między spornymi znakami towarowymi, a to prowadziłyby do tego, że Future Enterprises czerpałaby nienależną korzyść z renomy znaku towarowego McDONALD'S.

Future Enterprises nie złożyła broni i wniosła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO. Jej zdaniem znaki MACCOFFEE i McDONALD'S w ogóle nie są podobne i inaczej się je wymawia. W języku angielskim ze względu na dwukrotne występowanie litery „c" zakwestionowany znak towarowy jest wymawiany „mac coffi", podczas gdy znak towarowy McDONALD'S wymawia się „me don alds", a jak wynika z orzecznictwa angielskiego, akcentowana jest druga sylaba „don", co oznacza, że element  "mc" jest drugorzędnym elementem  znaku towarowego McDONALD'S pod względem fonetycznym. Poza tym  znak towarowy McDONALD'S jest rozumiany jako nazwisko, natomiast znak  MACCOFFEE  - nie, bo element "mac" jest tu skojarzony z terminem „coffee", który oznacza kawę.

Sąd UE oddalił skargę. W jego ocenie znak towarowy MACCOFFEE oraz chronione znaki towarowe spółki McDonald's są do siebie podobne zarówno pod względem fonetycznym, jak  i konceptualnym. Podobieństwo to wynika z identycznego lub co najmniej bardzo podobnego brzmienia elementów „mac" i „mc".

- Element „mac" w MACCOFFEE jest postrzegany jako identyczny lub równoważny z elementem początkowym „mc" występującym w znakach towarowych spółki McDonald's. Ponadto struktura znaku towarowego MACCOFFEE jest bardzo podobna do struktury znaków towarowych z rodziny znaków Mc, które łączą przedrostek „Mc" z nazwą produktu żywnościowego - stwierdził Sąd.

Potwierdził stanowisko EUIPO, że połączenie w znaku towarowym MACCOFFEE elementu „mac" z nazwą napoju, odbiorcy mogą kojarzyć z rodziną znaków towarowych „Mc" spółki McDonald's i uznać, że są one ze sobą powiązane. I to  pomimo różnicy między towarami i usługami objętymi spornymi znakami towarowymi (mianowicie produkty żywnościowe i napoje w przypadku MACCOFFEE oraz usługi w zakresie barów szybkiej obsługi w przypadku McDonald's.

- Towary, dla których zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany i które obejmowały zarówno produkty żywnościowe (w tym lody, słodkie bułeczki typu muffin, kanapki i kanapki tostowe), jak i napoje, były ściśle powiązane z usługami, co do których znak towarowy McDONALD'S cieszył się renomą, mianowicie z usługami w zakresie barów szybkiej obsługi, w ramach których produkty żywnościowe i napoje były oferowane klientom. Skarżąca wskazuje, że używa zakwestionowanego znaku towarowego tylko w celu sprzedaży napojów, lecz należy zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem pod uwagę należy brać towary, dla których rozpatrywany znak towarowy został zarejestrowany, a nie towary, dla których ów znak towarowy jest faktycznie używany na rynku - wyjaśnił Sąd dodając, że omawiane produkty żywnościowe i usługi gastronomiczne dotyczą tych samych konsumentów.

Na koniec potwierdził stanowisko EUIPO, że używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego MACCOFFEE powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaków towarowych spółki McDonald's. Jest bowiem wysoce prawdopodobne, że znak towarowy MACCOFFEE funkcjonuje w cieniu spółki McDonald's, aby korzystać z jej atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz aby wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez spółkę McDonald's w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jej znaku towarowego. Otóż widząc znak towarowy MACCOFFEE umieszczony na towarach ściśle związanych z towarami spółki McDonald's, właściwy krąg odbiorców może dostrzegać domyślnie związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz dokonać przeniesienia wizerunku znaków towarowych spółki McDonald's na towary oznaczone znakiem towarowym MACCOFFEE.

Spółka z Singapuru może jeszcze odwołać się od orzeczenia Sądu UE do Trybunału. Odwołanie musi być jednak ograniczone wyłącznie do kwestii prawnych.

Wyrok, który zapadł dzisiaj w Luksemburgu (sprawa nr T-518/13), dotyczył spółki Future Enterprises z Singapuru, ale jest istotny dla każdego przedsiębiorcy, który miałby ochotę wprowadzić na rynek europejski produkty żywnościowe pod nazwą, która brzmi podobnie jak nazwa amerykańskiej sieci fastfoodów.

W 2008 r. spółka Future Enterprises z Singapuru zgłosiła do rejestracji unijny znak towarowy MACCOFFEE w odniesieniu do produktów żywnościowych i napojów, a zgłoszenie zostało przyjęte w 2010 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej OHIM, dziś EUIPO). Amerykańska spółka McDonald's zażądała wówczas unieważnienia tego znaku argumentując, że sama  wcześniej  zarejestrowała  unijny znak towarowy McDONALD'S oraz 12 innych znaków towarowych  z elementem „Mc" lub „Mac" w nazwie usług w zakresie barów szybkiej obsługi. Chodzi tu konkretnie o McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Przeszukanie u posła Mejzy. Policja znalazła nieujawniony gabinet
Prawo dla Ciebie
Nowe prawo dla dronów: znikają loty "rekreacyjne i sportowe"
Edukacja i wychowanie
Afera w Collegium Humanum. Wykładowca: w Polsce nie ma drugiej takiej „drukarni”
Edukacja i wychowanie
Rozporządzenie o likwidacji zadań domowych niezgodne z Konstytucją?
Praca, Emerytury i renty
Są nowe tablice GUS o długości trwania życia. Emerytury będą niższe