Gdy przedsiębiorca zarejestruje znak towarowy, to nie oznacza automatycznie, że będzie on chronił wszystkie towary i usługi, jakie mogą się pojawić na rynku. Obowiązuje tzw. zasada specjalizacji, co oznacza, że monopol przyznawany jest tylko na określone obszary aktywności danego przedsiębiorcy. Aby przy tym ułatwić tę procedurę, stosuje się w tym zakresie opisy zawarte w tzw. klasyfikacji nicejskiej, zawierającej 45 odrębnych rozdziałów, w ramach których można odnaleźć dziesiątki różnorodnych klas i towarów.
Droga na skróty
Z uwagi jednak na tę mnogość zawartych w klasyfikacji wykazów towarów i usług, zgłaszający wybierali niejako „drogę na skróty" i zamiast wymieniać po kolei wszystkie przypadki objęte ich zainteresowaniem, wskazywali w zgłoszeniach całe klasy, oznaczając je jedynie ogólnym opisem (tzw. nagłówkiem klasy).
Taka procedura wzbudzała wiele kontrowersji i w końcu Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z 19 czerwca 2012r. (C?307/10) uznał, że nie jest to rzeczywiście do końca prawidłowe. W szczególności zaznaczył przy tym, że zgłaszający znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – powinien sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający powinien być zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.
Po wydaniu tego wyroku zarówno krajowe urzędy patentowe, jak i OHIM (obecnie EUIPO) podjęły szereg czynności, mających na celu ustalenie, które z klas rodzą najwięcej wątpliwości i jakiego rodzaju one są, w tym zwłaszcza starano się wskazać klasy najbardziej „wątpliwe" (najmniej jasne i precyzyjne) oraz to, które z poszczególnych opisów usług lub towarów nie mieszczą się w ogólnych nazwach całych klas (w nagłówkach).
Ważne oświadczenie
Co więcej, nowe rozporządzenie w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z 2015 r., które weszło w życie 23 marca 2016 r. wskazało, że właściciele unijnych znaków towarowych zgłoszonych przed 22 czerwca 2012 r., które zostały zarejestrowane w odniesieniu do całego nagłówka klasyfikacji nicejskiej, mogą złożyć oświadczenie, że ich zamiarem w dacie zgłoszenia było uzyskanie ochrony w stosunku do towarów lub usług wykraczających poza towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem nagłówka danej klasy, pod warunkiem że tak oznaczone towary lub usługi znajdują się w alfabetycznym wykazie dla danej klasy w edycji klasyfikacji nicejskiej obowiązującej w dacie zgłoszenia (art. 28 ust. 8 rozporządzenia w sprawie ZTUE).