Znak towarowy: kiedy wolno nieodpłatnie i legalnie używać nie swojego znaku

Co ważne korzystający z takiego oznaczenia lokalny przedsiębiorca nie musi nawet uiszczać opłaty licencyjnej na rzecz uprawnionego ze znaku. O tej zasadzie przypomina wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2016 r. (IV CSK 287/15), dotyczący uprawnienia tzw. używacza uprzedniego >patrz ramka.

Monopol właściciela

Poprzez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP, przedsiębiorca staje się co do zasady podmiotem wyłącznie uprawnionym do posługiwania się nim w sposób zarobkowy i zawodowy, na całym obszarze Polski. Na tę wyłączność składa się m.in. uprawnienie do umieszczania znaków na towarach objętych prawem ochronnym, posługiwanie się nimi w celu reklamy, a także świadczenie pod tymi znakami zastrzeżonych dla niego usług.

Działanie nie zawsze bezprawne

Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Istotne znaczenie dla działających na lokalnych rynkach małych przedsiębiorców (np. w ramach gminy lub miasta), może mieć wspomniana instytucja tzw. używacza uprzedniego. Zgodnie z tą zasadą, osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim zakresie, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia, w nie większym niż dotychczas zakresie (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej).

Ważne dla lokalnych

Wyjątek ten jest ważny dla lokalnych przedsiębiorców, którzy bardzo często nie decydują się na dokonanie zgłoszenia oznaczeń identyfikujących ich towary i usługi w Urzędzie Patentowym RP np. fantazyjnych oznaczeń słownych ich firm lub logotypów używanych w ich przedsiębiorstwach. Ryzykują tym samym, że takie lub podobne oznaczenia zostanie następnie zarejestrowane przez innego przedsiębiorcę jako znak towarowy. Realnym zagrożeniem jest wtedy otrzymanie od uprawnionego ze znaku wezwania zawierającego żądanie do zaprzestania posługiwania się określonym oznaczeniem, a nawet wytoczenie przeciwko lokalnemu przedsiębiorcy powództwa.

Najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego przypomina jednak, że lokalni przedsiębiorcy nie znajdują się na straconej pozycji. Mogą skutecznie bronić prawa do posługiwanie się oznaczeniem, pod którym prowadzili działalność gospodarczą, w nie większym niż dotychczas zakresie, o ile korzystali z niego w dobrej wierze. Uprawnienie to ogranicza prawo wyłączne właściciela znaku towarowego i zmusza go do tolerowania jego używania przez lokalnego przedsiębiorcę.

Co zrobi sąd

W postępowaniu o naruszenie prawa do znaku towarowego sąd powinien najpierw ocenić, czy zachodzi kolizja pomiędzy oznaczeniem używanym przez lokalnego przedsiębiorcę a zarejestrowanym następnie znakiem towarowym (np. czy odbiorcy towarów i usług mogą zostać wprowadzeni w błąd co do źródła ich pochodzenia od określonego przedsiębiorcy). W dalszej kolejności, w przypadku podniesienia zarzutu przez pozwanego, sąd powinien rozważyć, czy może on powołać się na uprawnienie tzw. używacza uprzedniego. Pozwany przedsiębiorca będzie musiał przede wszystkim wykazać, że rozpoczął on używanie swojego oznaczenia przed dokonaniem zgłoszeniem znaku przez powoda w Urzędzie Patentowym RP, że zakres tego używania jest lokalny, a jego działalność jest prowadzona w niewielkim rozmiarze.

W praktyce największym problemem dla przedsiębiorców może okazać się ustalenie, czy ich działalność faktycznie kwalifikuje się jako „niewielka" i „lokalna". Jest to o tyle istotne, że rozstrzygnięcie tej kwestii umożliwia ocenę szans przedsiębiorców na wygraną w procesie, który może przeciwko nim zostać wytoczony przez uprawnionego ze znaku. Odnosząc się do tego problemu Sąd Najwyższy wskazał, że należy skupić się na ustaleniu "jaki jest zakres terytorialny używania znaku, inaczej - czy oznaczenie jest używane lokalnie", nie zaś ściśle na zasięgu terytorialnym działalności przedsiębiorcy. Oznacza to, że przy powoływaniu się na wyjątek używacza uprzedniego znaczenie ma oddziaływanie znaku na potencjalną klientelę.

Powstaje pytanie czy przedsiębiorca, który prowadzi aktywną promocję swoich towarów i usług w Internecie, również może powołać się na taki wyjątek. Wydaje się bowiem, że przynajmniej w przypadku prowadzenia strony internetowej dla pewnych kategorii usług, które są świadczone na określonym terytorium, nie można wykluczyć stwierdzenia, że rzeczywiste oddziaływanie danego znaku będzie ograniczone terytorialnie do klienteli zamieszkałej niedaleko miejsc, w których są one świadczone.

W dobrej wierze

Warunkiem powołania się na uprawnienie tzw. używacza uprzedniego jest również to, aby lokalny przedsiębiorca używał oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy w dobrej wierze. W tej jednak sytuacji, z uwagi na ogólną zasadę wynikającą z art. 7 Kodeksu cywilnego ciężar wykazania używania oznaczenia przez lokalnego przedsiębiorcę w złej wierze spoczywa na właścicielu znaku towarowego. W omawianej sprawie Sąd Najwyższy uznał, że powodowie nie obalili tego domniemania a "fakt, że pozwana wcześniej pracowała u powodów, nie stanowił sam przez się wystarczającej podstawy obalenia domniemania prawnego dobrej wiary". Zła wiara w używaniu oznaczenia może zostać przykładowo wykazana, gdy przedsiębiorca lokalny miał wiedzę o przeszkodach prawnych do korzystania z danego oznaczenia (jego wykorzystywanie naruszało cudze prawa), np. gdy oznaczenie było stosowane przez uprawnionego do znaku przed jego zgłoszeniem.

Także oznaczenie podobne

Przepisy ustanawiające wyjątek tzw. używacza uprzedniego zdają się sugerować, że wymagane jest istnienie identyczności pomiędzy oznaczeniem używanym przez lokalnego przedsiębiorcę a zarejestrowanym następnie znakiem towarowym. Sąd Najwyższy przychylił się jednak do poglądu, zgodnie z którym dopuszczalne jest powoływanie się na uprawnienie używacza uprzedniego zarówno w przypadku zarejestrowania przez przedsiębiorcę oznaczenia identycznego, z używanym wcześniej oznaczeniem lokalnego przedsiębiorcy, jak i znaku podobnego. W przedmiotowej sprawie pozwana posługiwała się bowiem oznaczeniem słowno-graficznym, zawierającym zarejestrowane później na rzecz powodów w Urzędzie Patentowym RP oznaczenie słowne.

Komentarz eksperta

Maciej Olejnik , radca prawny DLA PIPER

Aleksandra Bączykowska, prawnik DLA PIPER

Warto również zadać pytanie, na ile prawo używacza uprzedniego stanowi zagrożenie dla interesów samych uprawnionych do znaków towarowych. Do pewnego stopnia może bowiem stwarzać ryzyko pojawiania się na lokalnych rynkach przedsiębiorców konkurujących z uprawnionym ze znaku. Jest to dla nich istotna wskazówka, aby nie zwlekać z dokonywaniem zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP. Sąd Najwyższy wyjaśnił jednak, że „lokalni (miejscowi) nabywcy towarów lub usług mają z reguły rozeznanie co do ich faktycznego pochodzenia, co zmniejsza ryzyko konfuzji". Co do zasady uprawnieni ze znaków towarowych będą zatem w pewnym stopniu chronieni przed ryzykiem wprowadzenia w błąd, ponieważ klienci lokalnego przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że przedsiębiorca ten nie jest w żaden sposób powiązany z uprawnionym do znaku towarowego.

Należy pamiętać jednak o tym, że prawo używacza uprzedniego pozwala na posługiwaniu się przez lokalnego przedsiębiorcę oznaczeniem, w nie większym niż dotychczas zakresie. Uprawnieni ze znaków towarowych, powinni zatem weryfikować, czy lokalny przedsiębiorca nie rozszerza zakresu swojej działalności w sposób stwarzający zagrożenie dla rynkowej pozycji uprawnionego ze znaku. W takiej sytuacji byłby bowiem upoważniony do dochodzenia przeciwko przedsiębiorcy lokalnemu roszczeń np. o zakazanie jego używania.

Spór o prawo do oznaczania – jak to było

W stanie faktycznym sprawy rozstrzygniętej wyrokiem Sądu Najwyższego, strona powodowa i pozwana współpracowały w zakresie prowadzenia ogólnej i specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz świadczenia usług kosmetycznych. Od 7 listopada 2011 roku strona pozwana rozpoczęła prowadzenie własnej działalność gospodarczej w zakresie fryzjerstwa i innych zabiegów kosmetycznych. W ramach nowopowstałej działalności gospodarczej zaczęła używać oznaczenia słowno-graficznego, zawierającego wyrażenie, które zawarte było również w słowno-graficznym znaku towarowym, zarejestrowanym na rzecz powodów. Znak powodów został przez nich zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP 8 lutego 2010 roku (a zatem przed podjęciem konkurencyjnej działalności przez pozwaną).

Kluczowe w przedmiotowej sprawie jest jednak to, że odrębny słowny znak towarowy, będący elementem oznaczenia pozwanej, powodowie zgłosili dopiero 6 sierpnia 2012 roku, (a więc po rozpoczęciu jego używania przez pozwaną). Sąd Najwyższy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia przez pozwaną praw powodów do wcześniejszego znaku słowno-graficznego. Sąd rozważał zatem, czy pozwana może używać swojego oznaczenia jako tzw. używacz uprzedni, w sytuacji gdy powodowie dokonali później na swoją rzecz zgłoszenia słownego znaku towarowego, zawartego w używanym przez pozwaną oznaczeniu.

Sąd Najwyższy uznał, że „świadczenie usług fryzjersko-kosmetycznych w trzech gabinetach w mieście o średniej wielkości, odpowiada kryterium działalności lokalnej". Jednocześnie taki rozmiar działalności został uznany przez sąd za niewielki mimo prowadzenia strony internetowej przez pozwaną. Co ciekawe Sąd Najwyższy stwierdził również, że może być konieczne sięgnięcie do danych finansowych lokalnego przedsiębiorcy dla określenia rozmiaru jego działalności w przypadku, gdy bez nich jego ustalenie byłoby trudne.