Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara znak towarowy, który łączy w sobie kolor i kształt, może nie zostać dopuszczony do rejestracji lub zostać unieważniony z powodów przewidzianych w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej. Chodzi o artykuł 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, który ustanawia zakaz rejestrowania oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. W przypadku, gdy taki znak został już zarejestrowany, może zostać unieważniony jako niespełniający bezwzględnych przesłanek rejestracyjnych.
W ocenie rzecznika analiza oznaczenia powinna dotyczyć wyłącznie wartości nierozerwalnie związanej z kształtem i nie może uwzględniać atrakcyjności produktu wynikającej z reputacji tego znaku lub jego właściciela (C-163/16).
Kłopotliwe buty Louboutina
Christian Louboutin jest stylistą projektującym między innymi damskie buty na wysokich obcasach. Znakiem szczególnym tych butów czerwony kolor ich zewnętrznej podeszwy. W 2010 r. Ch. Louboutin i jego spółka zarejestrowali ten znak w Beneluksie dla klasy obejmującej obuwie, a następnie, począwszy od 2013 r., dla klasy obejmującej "buty na wysokich obcasach". Znak został opisany jako składający się "z koloru czerwonego (Pantone 18 1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)". Wygląda on następująco:
Czerwoną podeszwę miały również buty na wysokich obcasach sprzedawane w 2012 r. w Niderlandach przez spółkę Van Haren. Christian Louboutin zarzucił jej naruszenie praw do znaku towarowego. Ale Van Haren bronił się twierdzeniem, że znak ten jest nieważny. Spółka powołała się na dyrektywę Unii dotyczącą znaków towarowych, która wymienia kilka podstaw unieważnienia lub odmowy rejestracji, w szczególności w przypadku oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Sąd rejonowy w Hadze postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości w tej kwestii. Uważa on, że sporny znak jest nierozerwalnie związany z podeszwą buta i że zgodnie z dyrektywą pojęcie „kształtu" nie jest ograniczone jedynie do trójwymiarowych cech towaru (takich jak kontury, wymiar i objętość towaru), lecz odnosi się również do kolorów.