Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Dla przedsiębiorców nie jest jednak jasne, czy mogą stać się beneficjentami programów NCBR, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Jedna z podstawowych wątpliwości dotyczy tego, czy przedsiębiorca prowadzi działalność, która z formalnego punktu widzenia może zostać zakwalifikowana jako badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe i czy w związku z tym, przedsiębiorca może ubiegać się o środki w NCBR.

Jednocześnie dla przedsiębiorcy trudne do zidentyfikowania są ryzyka prawne związane ze współpracą z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, czy instytutami PAN. Ryzyka te mogą wiązać się np. z kwestią ochrony prawnej oraz praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, których komercjalizacją przedsiębiorca może być zainteresowany.

Przedsiębiorcy mają również wątpliwości, czy w celu uzyskania dofinansowania powinni prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe samodzielnie, czy też mogą współpracować z podwykonawcami.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przez prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej rozumie się działalność twórczą (prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych), podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.

Nowa wiedza oraz umiejętności

W praktyce oznacza to, że aby otrzymać środki z NCBR, przedsiębiorca powinien prowadzić badania przemysłowe, to jest takie, które mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Przedsiębiorca może również prowadzić prace rozwojowe.

Przedsiębiorcy nie muszą prowadzić badań naukowych samodzielnie. Zgodnie z regulaminami programów NCBR mogą zlecić prowadzenie badań jednostkom naukowym, co w praktyce ułatwia realizację projektów. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z regulaminami konkursów NCBR, to przedsiębiorcy powinny przysługiwać prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych będących rezultatem tej współpracy. Aby to zagwarantować, przedsiębiorcy są zobowiązani do zawarcia umów z podwykonawcami. Jednak praktyka pokazuje, że jest to trudne zadanie, gdyż wymaga zrozumienia przez przedsiębiorcę całego procesu prowadzenia badań naukowych w jednostkach naukowych i regulacji w tym zakresie.

Podmioty podejmujące współpracę z jednostkami naukowymi powinny orientować się jak przebiega proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Pozwala to właściwie ocenić stan prawny rezultatów badań przeprowadzonych przez uczelnie na wcześniejszym etapie, to jest na etapie badań podstawowych i stosowanych. Na ogół przedsiębiorca zlecający pracę uczelni staje się uczestnikiem procesu badawczego na jego zaawansowanym etapie. Wiedza ta może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorcy zważywszy na jego prawa majątkowe do wyników.

Uregulowania prawne dotyczące komercjalizacji wyników badań w jednostkach naukowych znajdują się zarówno w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym, w ustawie z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, jak również w ustawie z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Dwa tryby

Należy zauważyć, że w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym przewidziano dwa tryby komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych: komercjalizację bezpośrednią oraz komercjalizację pośrednią.

Komercjalizacja bezpośrednia następuje poprzez sprzedaż wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu czy umowy dzierżawy.

Natomiast komercjalizacja pośrednia następuje poprzez obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.

Uczelnia w celu komercjalizacji pośredniej może utworzyć spółkę celową będącą wyłącznie jednoosobową spółką kapitałową. Na pokrycie jej kapitału zakładowego może wnieść w całości lub w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Trzeba mieć regulamin

W związku z prowadzonym procesem komercjalizacji senat uczelni jest zobowiązany do uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.

W regulaminie wskazane są prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony wspomnianych praw, zasady wynagradzania twórców oraz zasady i procedury komercjalizacji, jak i korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

W ustawie wskazano również, że pracownik uczelni publicznej zobowiązany jest do notyfikacji wyników badań naukowych tj. do przekazania uczelni informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami. W terminie czternastu dni od dnia przekazania tej informacji pracownik może złożyć pisemne oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników i związanego z nimi know-how. Uczelnia publiczna w terminie trzech miesięcy podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji takich wyników.

Oferta zawarcia umowy

W przypadku podjęcia decyzji o braku komercjalizacji w terminie trzydziestu dni uczelnia jest zobowiązana do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami. Dopiero brak przyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy powoduje, że prawa do wyników, o których mowa powyżej przysługiwały będą uczelni.

Są wyjątki od zasady

Od opisanej procedury istnieją wyjątki. Uczelnia nie będzie zobowiązana do podjęcia decyzji o komercjalizacji i tym samym nie powstanie obowiązek złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników w dwóch przypadkach.

Pierwszy ma miejsce, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe są prowadzone na podstawie umowy ze stroną finansującą, w której uczelnia zobowiązuje się do przeniesienia praw do wyników na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy (badania lub prace zlecone).

Drugi przypadek, to sytuacja, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe są prowadzone z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami. —Małgorzata Wilińska

Zdaniem autorki

Małgorzata Wilińska, szef Działu B+R, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Tak jak wskazałam obok procedura nabywania wyników badań naukowych jest skomplikowana i wielostopniowa, a jej znajomość jest istotna dla przedsiębiorcy rozpoczynającego współpracę z uczelnią ze względu na jego interes w zapewnieniu sobie praw do wyników badań. Sytuacja jest jednak nieco inna w przypadku podjęcia przez przedsiębiorcę współpracy z instytutem badawczym, który może tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Tu procedura jest prostsza, ze względu na to, że instytut badawczy nie jest zobowiązany do podejmowania decyzji o komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Jednak dla przedsiębiorcy również ważne jest odpowiednie przygotowanie umów o współpracy z instytutem w celu zagwarantowania praw majątkowych do wyników.